Vers une exigence d’exploitation immédiate et absolument constante des marques (même non-soumises à obligation d’usage) comme condition de leur protection contre la contrefaçon ?


Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2016, Aff Laurent BUOB / COOPER INTERNATIONAL SPIRITS, ST DALFOUR SAS et SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GABRIEL BOUDIER

Mots-clés : Contrefaçon de marques – protection subordonnée à une exploitation immédiate et constante des marques – déchéance pour défaut d’exploitation – actes préparatoires

Décision : La Cour d’appel de Paris semble avoir adopté une position singulière en matière de caractérisation d’actes de contrefaçon de marque, dans un arrêt récent du 13 septembre 2016.

Monsieur Laurent BUOB, titulaire d’une marque française « SAINT GERMAIN » n° 05 3 395 502, qui couvre les boissons alcooliques, vins et spiritueux en classe 33, assigne trois sociétés devant le Tribunal de grande instance de Paris, en 8 juin 2012, pour contrefaçon de sa marque en raison de l’usage qu’elles font de la dénomination ST-GERMAIN pour désigner une liqueur de sureau.

Il se trouve que dans le cadre d’une autre instance parallèle engagée par M. BUOB sur la base de sa marque « SAINT GERMAIN », le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé (par jugement du 28 février 2013, confirmé par la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 11 février 2014) la déchéance pour défaut d’exploitation de cette marque, ladite déchéance prenant effet à compter du 13 mai 2011.

Il importe de préciser que la publication de l’enregistrement de la marque française « SAINT GERMAIN » étant intervenu le 12 mai 2006, le délai de déchéance de 5 ans expirait seulement le 12 mai 2011. Cela signifie donc que la déchéance a pris effet au premier jour où elle le pouvait, et que pendant toute la période antérieure au 13 mai 2011, la marque « SAINT GERMAIN » n’était pas soumise à obligation d’usage.

Dans notre affaire, le Tribunal de grande instance de Paris rejette le 16 janvier 2015 l’intégralité des demandes de Monsieur BUOB dont l’action en contrefaçon de sa marque « SAINT GERMAIN » n° 05 3 395 502, au motif que la preuve de l’exploitation effective de sa marque n’avait pas été rapportée au cours de la période comprise entre le 8 juin 2009 (point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon) et le 13 mai 2011 (date d’effet de la déchéance de la marque), excluant de la sorte qu’une quelconque atteinte ait pu être portée à sa fonction d’indication d’origine.

Appel est interjeté. Monsieur BUOB fait notamment valoir que, pendant cette période (8 juin 2009 et 13 mai 2011), sa marque « SAINT GERMAIN » a, à tout le moins, fait l’objet d’un commencement d’exploitation, justifiant le bien-fondé de son action en contrefaçon.

Pour autant, la Cour d’appel confirme le jugement du Tribunal de grande instance en ces termes :

« Monsieur BUOB échoue ainsi à démontrer que sa marque a été réellement exploitée ; il ne peut arguer utilement d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de cette marque qui […] vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service fourni en le distinguant de ceux proposés par la concurrence, ce qui suppose que la marque ait été en contact avec ces consommateurs ;

 Pour la même raison, M. BUOB ne peut se prévaloir d’une atteinte portées au monopole d’exploitation conféré par sa marque ; »

Les demandes de Monsieur BUOB fondées sur la contrefaçon sont dès lors rejetées.

Commentaires : Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet ensemble de décisions. Le premier, relatif à la nature de l’usage que doit revêtir une marque afin d’éviter la déchéance pour défaut d’exploitation, est assez « classique ». Le second, afférent au refus de protéger une marque non soumise à obligation d’usage au motif qu’elle n’a pas été exploitée pendant cette période, l’est beaucoup moins, et constitue une source d’interrogations, voire d’inquiétudes.

1er enseignement : Seul l’usage sérieux d’une marque, impliquant un contact avec le consommateur final, permet de la maintenir en vigueur – Dans le cadre de la première affaire (devant le TGI de Nanterre et la Cour d’appel de Versailles), Monsieur BUOB a versé aux débats notamment les documents suivants, dans la perspective d’établir l’usage sérieux de sa marque:

  • une étude de marché réalisée en juillet 2006 relative au lancement de la crème de Cognac SAINT GERMAIN ;
  • des pièces concernant des travaux facturés entre novembre 2005 et octobre 2006 par une société de design pour développer l’identité visuelle et le packaging de la crème de cognac ;
  • des courriels de novembre 2006 relatifs à l’amélioration de la formule de la crème de cognac et à un rendez-vous avec un embouteilleur ;
  • des factures des salons professionnels en mai 2007 et en juillet 2007, qui ne font pas mention de la crème de cognac SAINT GERMAIN ;
  • des attestations de tiers en novembre 2011 qui certifient avoir réglé lors de salons des verres de crème de cognac « SAINT GERMAIN » ;
  • une attestation de barman qui relate avoir utilisé entre 2006 et 2008 de la crème de cognac SAINT GERMAIN pour la préparation de cocktails ;
  • des attestations de clients qui indiquent avoir consommé à plusieurs reprises en 2007 et 2009 de la crème de Cognac SAINT GERMAIN.

Ces documents n’ont pas convaincu les juges.

En effet, ceux-ci, après avoir rappelé qu’« une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose, à tout le moins, sa présentation à la clientèle de professionnels ou au public en vue d’une commercialisation effective imminente », en déduisent qu’en l’espèce « les actes préparatoires accomplis pendant la période de référence, qui ne témoignent d’un contact réel entre le produit et la clientèle, ne peuvent constituer un usage sérieux de la marque ».

En effet, ces pièces « ne suffisent pas à démontrer la mise sur le marché d’un produit marqué « SAINT GERMAIN » ou un lancement imminent de ce produit », alors surtout que Monsieur BUOB ne rapporte nullement la preuve que lesdits actes préparatoires ont été suivis par la commercialisation effective d’un produit portant la marque « SAINT GERMAIN ».C’est la raison pour laquelle la déchéance de la marque a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles.

En d’autres termes, il nous est rappelé ici que :

– si des actes préparatoires (donc principalement des actes « internes », sans contact avec le consommateur final) peuvent justifier le maintien en vigueur d’une marque,

–  encore faut-il que ces actes préparatoires aboutissent à une mise sur le marché effective et imminente des produits protégés (dans ce sens : Cour de Cassation, 19 mars 2013, Hermès Parfums / Frédéric M France).

Tel n’était pas le cas ici, empêchant la survie de la marque, dont la déchéance a donc été prononcée.

Dans le cadre de la deuxième affaire, la Cour d’appel de Paris a pour sa part considéré que les documents produits par Monsieur BUOB, s’ils établissent la réalité de préparatifs en vue du lancement de la crème de cognac « SAINT GERMAIN », sont toutefois insuffisants à démontrer que la marque en cause a été effectivement mise au contact du public, ce qui interdit la caractérisation d’actes de contrefaçon à son égard, même antérieurement à sa déchéance.Cette solution intrigue véritablement dans la mesure où la marque SAINT GERMAIN n’était pas soumise à obligation d’usage. C’est l’objet du 2ème enseignement :

2ème enseignement : Les marques, même non-soumises à obligation d’usage, ne sont-elles protégées qu’à la condition d’être exploitées ? – Les décisions des juridictions parisiennes comportent leurs parts d’ombres.

Une chose est sure : jusqu’à présent, la question de la contrefaçon d’une marque se posait de la façon suivante, de manière quelque peu « binaire » :

  • soit la marque antérieure est valable et en vigueur (et un usage ou une marque postérieur(e) couvre des produits ou services identiques ou similaires et présente des ressemblances suffisantes pour engendrer un risque de confusion), et la contrefaçon est alors « automatiquement » caractérisée ;
  • soit une marque n’est pas valable ou plus en vigueur, et la contrefaçon est alors écartée (l’action en contrefaçon étant irrecevable pour absence de droit).

Formulée différemment, il est traditionnellement retenu qu’à partir du moment où une marque antérieure est valable (ni annulée ni frappée de déchéance) et en vigueur (dûment enregistrée ou renouvelée), elle bénéficie d’une « pleine » protection à l’égard des signes postérieurs, et ce, quel que soit l’usage de cette marque antérieure (la seule influence de l’usage pouvant dans ce cas être de faire varier le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués au titulaire de la marque antérieure).

Il est dès lors considéré que le déposant d’une marque peut agir en contrefaçon à l’encontre des tiers sans s’inquiéter de l’usage de sa marque au cours des quelques années qui suivent le dépôt de celle-ci (plus précisément, au cours des 5 années à compter de la publication de l’enregistrement de la marque, période pendant laquelle la marque n’est pas soumise à obligation d’usage, et n’est donc pas vulnérable à une action ou à des demandes reconventionnelles de déchéance pour défaut d’exploitation).

Corrélativement, il était habituellement admis par la jurisprudence que même lorsque la déchéance d’une marque était prononcée, les actes litigieux antérieurs à la prise d’effet de la déchéance constituaient des actes de contrefaçon (ce qui est logique, puisqu’à cette date, la marque était encore valable).

Cette solution et ce raisonnement semblent directement remis en cause par les juridictions parisiennes (jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015 et arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2016) dans cette affaire. En effet, en l’espèce, la Cour rejette l’action en contrefaçon :

  • à l’égard des faits antérieurs à la prise d’effet de la déchéance, donc commis à une période où la marque antérieure était valable et non déchue (elle n’était pas encore soumise à obligation d’usage et ne pouvait donc pas être frappée de déchéance) ;
  • au motif que la marque antérieure « SAINT GERMAIN » n’a pas été réellement exploitée pendant cette période, ce qui exclut selon la Cour qu’une atteinte ait pu être portée à sa fonction d’indication d’origine ou à son monopole d’exploitation :« Monsieur BUOB échoue ainsi à démontrer que sa marque a été réellement exploitée ; il ne peut arguer utilement d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de cette marque qui […] vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service fourni en le distinguant de ceux proposés par la concurrence, ce qui suppose que la marque ait été en contact avec ces consommateurs ;Pour la même raison, M. BUOB ne peut se prévaloir d’une atteinte portées au monopole d’exploitation conféré par sa marque ; »

Il est difficile d’apprécier, à ce stade, la réelle portée de ces décisions, et le raisonnement suivi par les magistrats. Deux interprétations différentes nous semblent pouvoir être proposées : –

– La première interprétation est que les magistrats ont voulu dénier toute protection aux marques dont la déchéance est prononcée alors qu’elles n’ont jamais été (suffisamment) exploitées.La logique sous-jacente serait que ces marques n’ayant jamais été en contact avec le public, elles n’ont jamais pu remplir leur fonction d’indication d’origine, et ne méritent donc aucune protection, même au cours des 5 années ayant suivi leur dépôt / enregistrement.Ce qui équivaudrait donc à faire fi de la période initiale « d’invulnérabilité » de 5 ans, dans le cadre de l’application de l’effet rétroactif de la déchéance pour défaut d’exploitation, en présence de marques n’ayant jamais été exploitées (ce qui apparaît cependant en contradiction directe avec le dernier alinéa de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle).

– La deuxième interprétation résiderait dans le fait que les magistrats ont voulu ajouter une nouvelle condition à l’action en contrefaçon, en subordonnant désormais son succès à la condition que la marque antérieure ait été réellement exploitée au cours de la période où ont été commis les faits de contrefaçon reprochés à la partie adverse, et ce quand bien même la marque fondant l’action ne serait pas encore soumise à obligation d’usage, ou, soumise à obligation d’usage, elle aurait fait l’objet d’une reprise d’usage sérieux après une période de non-exploitation.

Cette deuxième interprétation aurait une portée bien plus large que la première, et bien plus problématique, car elle engendrerait une situation où le titulaire d’une marque ne verrait sa marque protégée de manière continue contre la contrefaçon qu’à la condition de l’exploiter sérieusement de manière absolument constante, et s’exposerait au contraire à ne pas pouvoir agir en contrefaçon pour les périodes (même courtes), pour lesquelles il serait incapable de prouver un usage sérieux de sa marque, chaque jour, (quand bien même il aurait repris un usage intense juste après).

Cela aboutirait à une protection incertaine et discontinue qui sied bien mal à la sécurité juridique que recherche le titulaire d’un droit de propriété industrielle. Autre conséquence : certaines marques, qui ne sont exploitées que de manière cyclique (un festival ou un évènement sportif qui n’a lieu qu’une fois par an par exemple), risqueraient de voir leur protection fortement affectée, ce qui ne nous semble pas normal.

Quel que soit le raisonnement ayant conduit à cette solution, celle-ci nous semble juridiquement très discutable : le sens et l’esprit présidant à l’existence de la période initiale « d’invulnérabilité » de 5 ans de la marque consiste précisément à permettre au déposant de bénéficier, à partir de son dépôt, d’une première période pendant laquelle il peut préparer son projet, sans avoir à se soucier immédiatement de l’exploitation de sa marque, tout en étant quand même pleinement protégé.De la même façon, la reprise d’usage sérieux d’une marque (après une période de non-exploitation, même longue) est censée avoir pour effet de « purger » la marque du vice de déchéance pour défaut d’exploitation, et de lui garantir une pleine protection contre la contrefaçon, sans qu’il existe des « trous » dans celle-ci, au motif que la marque n’a pas été exploitée certains jours ou pendant certaines périodes.

Il s’agit là d’avantages forts du système du droit des marques, qu’il serait à notre sens, particulièrement opportun de conserver.

Si la position adoptée par le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel de Paris dans cette affaire devait se généraliser (et passer sous les fourches caudines de la Cour de cassation, dans la mesure où il est possible qu’un pourvoi en cassation ait été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2016), il deviendrait indispensable à tout déposant de se mettre à exploiter ses marques le plus rapidement possible à compter de leur dépôt, mais également, ensuite, de les exploiter de manière absolument constante (et d’être capable de rapporter la preuve de leur usage quotidien), afin de leur conférer une pleine et continue protection.

Bien entendu, nous vous tiendrons informés des suites réservées à cette affaire, et plus généralement de cette nouvelle position jurisprudentielle.

Ce billet, écrit par Charline Mesonero, Frédérique Barbier et Gilles Ringeisen,

constitue une version modifiée d’un article publié précédemment dans la Newsletter du Cabinet Plasseraud