Vers un véritable pouvoir d’appréciation des preuves d’usage par l’INPI dans le cadre des procédures d’opposition françaises ?


Cour d’appel de Paris, 10 avril 2015, Aff. MERCK KGaA (Allemagne) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI et Pierre D (PIBD n° 1029 du 1er juin 2015)

Mots-clés : Procédure d’opposition française – pouvoir d’appréciation de l’INPI des preuves d’usage de la marque antérieure

Décision : Décidément, les choses bougent à l’INPI. Après une élévation très significative du seuil de distinctivité exigé par l’INPI dans le cadre de l’examen des demandes de marques françaises, il semblerait que l’Office français a également décidé de « muscler » son appréciation des preuves fournies pour justifier du maintien en vigueur de la marque antérieure qui base l’opposition. Et la Cour d’appel de Paris apparaît vouloir lui en donner les moyens.

Petit rappel des règles de procédure en la matière : lorsqu’une opposition est formée contre une demande de marque française, le déposant (« défendeur » à l’opposition) peut, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, « inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue » (article R.712-17 du CPI ; cela ne concerne évidemment que les marques antérieures soumises à obligation d’usage). A défaut pour l’opposant de fournir de telles preuves d’usage, la procédure d’opposition est clôturée par l’INPI.

Or l’INPI et la Cour considéraient traditionnellement que les pouvoirs de l’INPI d’évaluation de la pertinence de ces preuves d’usage étaient extrêmement restreints.

A titre d’exemple, dans un arrêt du 20 février 2002 (affaire TKS-TEKNOSOFT), la Cour d’appel de Paris énonçait que « si le directeur de l’INPI a reçu pouvoir d’examiner les pièces qui lui ont été remises, dans le délai imparti, aux fins d’établir que la déchéance n’est pas encourue, celui-ci n’a pas reçu pouvoir, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer au Tribunal pour se prononcer sur la portée exacte des pièces produites ; [….] cette appréciation relève de la compétence du seul tribunal saisi d’une action en déchéance ». Pour décider qu’« en l’espèce, la société [opposante] ayant produit, dans le délai imparti, des pièces propres à établir qu’elle exploite sous la dénomination un site web et utilise celle-ci dans ses plaquettes publicitaires d’offre de prestation et imprimés, a satisfait aux exigences des textes précités ; […] le directeur de l’INPI ne pouvait en conséquence, dans de telles conditions, clôturer la procédure d’opposition ».

L’on voit bien que les pouvoirs de l’INPI étaient à l’époque, aux yeux de la Cour, pratiquement cantonnés à constater la production de documents sur lesquels apparaissaient la marque, sa seule marge de manœuvre consistant en la constatation d’un défaut de pertinence avéré.

Cette vision très restrictive du pouvoir de l’INPI apparaît avoir évolué. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris du 10 avril 2015, l’INPI avait également clôturé la procédure d’opposition pour insuffisance des preuves d’usage fournies, apparemment au motif que celles-ci ne démontraient pas la mise en contact effective des produits revêtus de la marque avec les consommateurs concernés, ni un usage à titre de marque (mais seulement à titre de nom de domaine ou de nom commercial). Et la Cour refuse d’annuler cette décision, octroyant de la sorte à l’INPI un assez large champ d’appréciation.

Car si la Cour débute par le rappel que « Le directeur de l’INPI dispose de pouvoirs limités pour apprécier si les pièces communiquées dans le délai imparti attestent de l’usage de la marque », elle poursuit en retenant que :

« les catalogues écrits en français, n’établissent pas une mise en contact concrète avec la clientèle et une commercialisation effective de ces produits sur un territoire pertinent car ils ne permettent pas d’établir qu’ils ont été adressés au public et offerts à la vente, aucun prix n’y étant indiqué et certains d’entre eux renvoient d’ailleurs vers un site internet pour de plus amples informations de sorte qu’il n’est pas justifié d’une preuve d’exploitation de la marque.

Le signe MILLIPORE [la marque antérieure] apparaît peu sur ces catalogues et est quasiment précédé du terme Merck dans la mention « Merck Millipore est une division de Merck » et apparaît être utilisé soit comme nom de domaine ou comme nom commercial et non à titre de marque, les produits étant présentés sous leur nom avec la mention R, soit sous le nom de leur marque et non MILLIPORE à l’exception d’un seul catalogue qui reproduit un produit sous le terme « Millipore ».

Aucun élément commercial ou comptable n’a été communiqué lors de la procédure d’opposition. […] Il en ressort que ces catalogues ne rendent pas vraisemblable l’exploitation de la marque MILLIPORE et que c’est à bon droit que le directeur de l’INPI a clôturé la procédure d’opposition ».

L’on voit que la Cour accepte ici de laisser une vraie marge de manœuvre à l’INPI, puisque nous passons de la seule constatation d’un défaut de pertinence avéré (décision TKS-TEKNOSOFT en 2002) à la possibilité pour l’INPI d’apprécier le caractère vraisemblable de l’exploitation de la marque antérieure.

Commentaire : Si l’INPI commence à se rapprocher de la pratique de l’OHMI (en matière de procédures d’opposition communautaires, l’OHMI dispose d’un pouvoir complet d’appréciation des preuves d’usage, avec la possibilité de retenir, à l’issu de cet examen approfondi, que la marque antérieure ne doit être tenue pour opposable qu’à l’égard des sous-catégories de produits ou services dont l’usage au cours des 5 dernières années a été établie), certaines limitations du pouvoir de l’INPI vont nécessairement demeurer. En effet, l’article R.712-17 du CPI précise qu’il suffit que la preuve d’usage de la marque antérieure pour un seul produit ou service soit rapportée pour conduire au maintien de l’ensemble de l’opposition (donc à l’égard de tous les produits ou services sur lesquels l’opposition est fondée).