Sur l’inévitable morcellement du champ de protection des marques communautaires de renommée … et le bonus de protection qui leur est néanmoins accordé dans les pays où elles sont connues seulement par une partie commercialement non-négligeable du public concerné


CJUE, 3 septembre 2015, Aff. IRON & SMITH Kft c. UNILEVER, C-125/14 (PIBD n° 1036, III, page 666)

Mots-clés : Marques communautaires – marques de renommée – morcellement de la protection des marques communautaires de renommée – procédure d’opposition – bonus de protection dans les pays où elles sont connues seulement par une partie commercialement non-négligeable du public concerné

Décision : La société Unilever a formé une opposition à l’encontre d’une demande de marque hongroise devant l’Office des marques hongrois, sur la base d’une marque communautaire antérieure. L’Office hongrois a reconnu à cette marque antérieure le caractère de marque communautaire de renommée, en raison des preuves fournies de sa renommée au Royaume Uni, et a fait droit à l’opposition. Un recours est formé par le défendeur, et une question préjudicielle posée à la CJUE sur la question de savoir s’il est correct de conférer à cette marque antérieure la protection spécifique afférente aux marques de renommée (protection qui s’abstrait du principe de spécialité et ne nécessite que l’établissement d’un « lien » dans l’esprit du public, à l’exclusion du risque de confusion), alors même que celle-ci n’est pas renommée sur le territoire hongrois.

En réponse, la CJUE dit pour droit que :

1. – Dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’UE, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’UE.

La CJUE précise à cet égard que les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire (dans le cadre d’une demande de déchéance pour défaut d’exploitation) ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une « renommée ».

2. – Dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’UE, mais pas auprès du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l’opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection spécifique de la marque de renommée (article 4.3 de la Directive 2008/95) lorsqu’il s’avère qu’une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque (et évidemment, que les conditions de mise en œuvre de cette protection sont remplies, à savoir que ledit public établissent un lien entre les marques, et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, une atteinte ou un risque d’atteinte à la marque communautaire, en ce que l’usage de la marque nationale postérieure « tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice»).

 

Commentaires : La CJUE tente de trouver une solution équilibrée à l’un des problèmes les plus aigus résultant du caractère unitaire de la marque communautaire.

Nous nous trouvons en effet ici au cœur des difficultés générées par le sacro-saint caractère unitaire de la marque communautaire: d’un côté, l’on veut absolument conserver et donner plein effet à ce caractère unitaire (ce qui est louable, de manière à promouvoir et rendre réel l’existence du marché commun), et de l’autre, il est nécessaire d’éviter d’aboutir à des solutions trop abstraite et injustes. Ce qui oblige la CJUE à opérer certains « aménagements » ou « ajustements ».

L’affaire Pago (CJUE, 6 octobre 2009, C-301/07) avait déjà donné une illustration de ce à quoi l’on peut aboutir, et qui est susceptible de poser problème : la marque PAGO s’était vue reconnaitre le statut de marque communautaire de renommée, au motif qu’elle était connue d’une partie significative du public concerné en Autriche (la Cour ayant considéré – de manière très discutable à mon sens – que 1,7 % de la population de l’UE constituait une partie substantielle de l’UE…). Ce seuil (trop) bas d’admission du statut de marque communautaire de renommée faisait dès lors planer le risque d’une situation bancale où une protection exorbitante serait accordée à une marque sur un territoire (ici un pays membre autre que l’Autriche) où pourtant celle-ci n’est pas renommée, ni même connue.

La CJUE vient ici préciser les choses, en opérant une dissociation subtile entre la qualification de marque communautaire de renommée et son champ effectif de protection.

De la sorte, et de manière relativement pragmatique, la CJUE expose que ce n’est pas parce que l’on dispose d’une marque communautaire de renommée que celle-ci sera protégée partout de la même manière. En d’autres termes, une marque communautaire reconnue comme étant « de renommée », ne sera pas nécessairement protégée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de l’UE, il va y avoir appréciation et donc « morcellement », pays par pays, du champ de protection de celle-ci.

Une marque communautaire de renommée (il faut donc qu’elle soit connue dans une partie substantielle de l’UE, même si cette partie substantielle peut être réduite à un seul pays) va donc désormais faire l’objet de deux types de protection distincts, en fonction de son degré de connaissance dans chacun des pays membres de l’UE :

a. Dans les pays où elle est véritablement de renommée (=connue par une partie significative du public concerné), elle bénéficiera pleinement de la protection spécifique attachée aux marque de renommée (atteinte à la marque si le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas).

b. – Dans les pays où elle n’est pas véritablement de renommée (= elle n’est pas connue par une partie significative du public concerné, mais seulement par une partie commercialement non négligeable du public), elle bénéficiera quand même pleinement de la protection spécifique attachée aux marque de renommée (atteinte à la marque si le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas).

c. – A contrario, dans les pays où elle est n’est pas connue du tout ou seulement par une partie commercialement négligeable du public, elle ne bénéficiera d’aucune protection à titre de marque de renommée (la marque devra alors se contenter du statut de marque « normale », dont la protection est enfermée dans le cadre du principe de spécialité et l’application du critère du risque de confusion).

Evidemment, l’on perçoit immédiatement tout l’enjeu que va représenter l’appréciation concrète de « la partie commercialement non négligeable du public », en ce que le passage de ce seuil (qui reste défini de manière très flou pour le moment) va permettre d’obtenir une protection de la marque communautaire de renommée dans des territoires où elle ne l’est pas véritablement.

Cela ressemble à une sorte de « bonus » accordé aux marques communautaires de renommée, comme si la CJUE avait décidé de les récompenser d’être renommées dans une partie de l’UE, et de prendre en compte la possible « contamination » ou le « débordement » de pays où la marque est renommée vers des pays où elle commence à l’être mais ne l’est pas encore véritablement. Ce qui est indéniablement très avantageux pour les titulaires de marques communautaires de renommée, et de nature à encourager et favoriser le système des marques communautaires (par rapport aux dépôts de marques nationales).