Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2015, Aff. L’ORÉAL c. BEIERSDORF – Marque INVISIBLE (PIBD n° 1040, III, page 844)
Mots-clés : Droit des marques – déchéance pour défaut d’exploitation – élargissement du champ des demandes reconventionnelles en déchéance
Décision : La demanderesse (L’Oréal) a agi en contrefaçon de marque à l’encontre de la défenderesse (Beirsdorf), sur la base des « déodorants » couverts par sa marque antérieure INVISIBLE.
Utilisant un moyen de défense habituel (pour ne pas dire systématique), la défenderesse sollicite de manière reconventionnelle la déchéance de cette marque pour défaut d’exploitation, en application de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sauf qu’elle ne limite pas sa demande reconventionnelle aux « déodorants », mais réclame la déchéance de tous les produits couverts par la marque antérieure de la demanderesse en classe 3.
Traditionnellement, les juges français appréciaient strictement l’intérêt à (ré)agir reconventionnellement, et restreignaient la possibilité de former une demande reconventionnelle en déchéance aux seuls produits ou services opposés par le demandeur (par exemple : Cour d’appel de Paris, 13 octobre 2008, PIBD n° 882 page 564 ; Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2008, PIBD n° 886 page 695). Cette situation présentait l’avantage pour les demandeurs à une action en contrefaçon de marque de maîtriser les risques « d’exposition » de leurs marques, puisque c’est eux qui déterminaient précisément – évidemment en fonction de la façon dont étaient exploitées leurs marques – les produits ou services opposés dans le cadre de l’action, et ceux, non opposés, qui restaient « au chaud » (ces derniers ne risquaient donc rien).
La jurisprudence récente a cependant modifié la donne. En effet, dorénavant, sous l’impulsion de la Cour de cassation et de son important arrêt du 24 juin 2014 (Cass, com, 24 juin 2014, aff Flor Mar ; PIBD 1011, page 646), les juges du fond acceptent d’élargir le champ des demandes reconventionnelles en déchéance à tous les produits ou services visés par la marque antérieure qui présentent une entrave à l’activité économique de la société défenderesse attaquée en contrefaçon.
Le présent arrêt en est la parfaite illustration.
Ainsi, même si l’action en contrefaçon n’était ici fondée que sur les « déodorants », a été jugée recevable la demande reconventionnelle en déchéance à l’égard de tous les produits suivants en classe 3 qui relèvent du secteur économique dans lequel intervient la société défenderesse (Beiersdorf) et / ou sont jugés similaires au moins par complémentarité aux « déodorants » : « savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté ; shampoings ; produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux ; poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure ; fards ».
Sont en revanche considérés comme trop éloignés pour que la demande reconventionnelle en déchéance soit recevable à leur égard, les produits suivants visés par la marque antérieure, les sociétés en cause ne se trouvant pas en concurrence sur ce terrain : « couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; laques pour cheveux brillantines colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures ; huiles essentielles, dentifrices, vernis à ongles, rouges à lèvres et produits pour l’épilation ».
Commentaire : Cette jurisprudence fait peser un risque accru sur les sociétés qui décident d’attaquer un concurrent en contrefaçon sur la base d’une marque soumise à obligation d’usage. L’on se souciait auparavant de vérifier au préalable l’exploitation de la marque basant l’action, uniquement à l’égard des produits ou services ayant vocation à être opposés et à baser l’action. Il devient cependant nécessaire aujourd’hui d’appréhender le litige en question de manière plus globale, d’analyser précisément la situation, et surtout d’anticiper le fait que la société défenderesse pourra solliciter reconventionnellement la déchéance de tous les produits ou services visés par la marque antérieure entrant dans la « zone de concurrence » qui existe entre les parties. Il va donc être indispensable de mettre en œuvre des stratégies judiciaires et de dépôts de plus en plus sophistiquées pour minimiser ce risque.