Selon la CJUE, le licencié d’une marque de l’Union Européenne peut agir en contrefaçon même sans inscription de son contrat de licence. Une certaine prudence est néanmoins de mise en la matière.


Cour de Justice de l’Union Européenne, 4 février 2016 Aff. Youssef H c/ BREIDING, C-163-15

Mots-clés : Droit des marques – contrat de licence – inscription – action en contrefaçon engagée par le licencié d’une marque de l’Union Européenne – le licencié d’une marque de l’Union Européenne peut agir en contrefaçon, même si son contrat de licence n’est pas inscrit

Décision : La CJUE dit pour droit que « le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au Registre ».

Et ce, à l’issue d’une motivation qui peut sembler à la fois peu claire, alambiquée, et qui ajoute au texte du Règlement (l’article 23 du Règlement étant à mon sens assez clair : « Les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur inscription au Registre »). La CJUE justifie sa position de la manière suivante :

. « Il convient cependant, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie »

. « Quant à la finalité de la règle édictée à l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement, il convient de considérer que, […] la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement qui n’ont pas été inscrits au Registre vise à protéger celui qui a ou est susceptible d’avoir des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété. Il en découle que l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement ne s’applique pas à une situation telle que celle au principal dans laquelle un tiers, en contrefaisant la marque, viole les droits conférés par la marque communautaire ».

Commentaires : Voilà une solution qui surprend véritablement, tant il est vrai que l’article 23 du Règlement semblait très clair sur ce point. La motivation de la CJUE, qui aurait méritée d’être mieux expliquée, a du mal à convaincre. D’autant que l’article 23 du Règlement renvoie expressément à l’article 22 relatif aux licences. Notamment, cela signifie-t-il que la situation doit être appréciée différemment si le contrefacteur est lui-même titulaire d’une demande de marque de l’Union Européenne ou d’une marque de l’Union Européenne enregistrée (parce que dans ce cas, il est lui aussi « susceptible d’avoir des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété », et doit donc être traité sur un pied d’égalité avec le demandeur à l’action en contrefaçon titulaire de la marque antérieure ?).

Malgré cette décision favorable aux licenciés de marques de l’Union Européenne (j’en profite pour rappeler que les « marques communautaires » s’appellent désormais « marques de l’union Européenne »), je persiste à penser qu’en pratique, il est préférable et beaucoup plus sécurisant de prendre le soin d’inscrire le contrat de licence sur le Registre des marques de l’Union Européenne avant d’agir en contrefaçon.

Il convient également de garder à l’esprit que cette solution concerne les licences portant sur des marques de l’Union Européenne, alors que les licences relatives aux marques françaises (ou parties françaises d’enregistrements internationaux) relèvent en principe d’un régime différent. En effet, je rappelle que :

1. – En matière de marques françaises (ou parties françaises d’enregistrements internationaux) :

1.1. – Qui parmi les licenciés peut agir en contrefaçon ?

Seul le licencié exclusif. En effet, en vertu de l’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, le licencié exclusif « peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ».

Le licencié simple, lui, ne peut pas agir en contrefaçon de manière autonome, mais est seulement « recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

Il est cependant à remarquer que l’article 25 de la Directive Marques du 16 décembre 2015 prévoit exactement le même système que le Règlement communautaire (à savoir la capacité de tout licencié, exclusif ou simple, à agir en contrefaçon, sous réserve d’avoir le consentement du donneur de licence / titulaire, et que le contrat de licence ne l’interdise pas).

Ainsi, si les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas, à ce jour, conformes à la Directive, elles devraient à terme le devenir (le délai de transposition de la Directive a été fixé au 14 janvier 2019).

1.2. – L’inscription préalable du contrat de licence sur le RNM est-elle nécessaire ?

L’article L.714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. […]

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

De la sorte :

. le licencié exclusif doit inscrire son contrat de licence sur le RNM pour être en mesure d’agir en contrefaçon. Cependant, l’on peut légitimement s’interroger sur le point de savoir si la décision de la CJUE (C-163-15) est susceptible de modifier l’interprétation à donner au premier alinéa de l’article L.714-7 (dans la mesure où l’article 23 du Règlement ne semblait pas moins clair que L.714-7). Est-ce que la notion de « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque » doit, à la lueur de la décision de la CJUE, être comprise comme n’incluant pas le contrat de licence ? Il existe désormais une certaine incertitude en la matière.

. le licencié (exclusif ou simple) n’a pas besoin d’inscrire son contrat de licence sur le RNM s’il se contente d’intervenir afin de demander réparation de son préjudice propre dans le cadre de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque / donneur de licence.

2. – En matière de marque de l’UE :

2.1. – Qui parmi les licenciés peut agir en contrefaçon ?

En application de l’article 22 du Règlement, le licencié, aussi bien exclusif que simple, peut agir en contrefaçon sur la base de la marque de l’UE, à condition (1) qu’il dispose du consentement de son titulaire, et (2) que le contrat de licence ne l’interdise pas.

Avec toutefois un avantage pour le licencié exclusif, lequel « peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié » (alors que le licencié simple n’est pas autorisé à procéder de la sorte, et devra donc toujours obtenir le consentement explicite du titulaire).

Par ailleurs « Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ».

2.2. – L’inscription préalable du contrat de licence sur le Registre des marques de l’UE est-elle nécessaire ?

Ainsi qu’exposé plus haut, la CJUE (C-163-15) a dit pour droit que cela n’est pas nécessaire. Une certaine prudence est néanmoins de mise, la portée exacte de cette décision étant incertaine, de même que son application par les juges du fond.