Quand l’échange d’emails non-confidentiels emporte conclusion d’un accord de coexistence de marques


Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2017, Affaire LABORATOIRES SVR Sas c. LIDL STIFTUNG & Co. KG (PIBD n° 1080, III, page 695)

Mots-clés : Accord de coexistence – conclusion d’un contrat par la rencontre de volontés des parties – impossibilité de se rétracter une fois son consentement donné – règles de confidentialité des échanges – négociations par l’intermédiaire de conseils

Décision : La société LIDL est titulaire d’un enregistrement international « LIFTAN » désignant la France pour désigner des produits en classes 1 et 3. Elle a formé opposition à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne « LIFTIANE » déposée par la société LABORATOIRES SVR en classe 3.

Plusieurs emails ont été échangés entre les conseils des parties (l’un français et l’autre allemand), dans la perspective de négocier un accord de coexistence entre les deux marques. Une solution amiable semblait avoir été trouvée, mais la société LIDL a finalement indiqué qu’elle ne souhaitait plus conclure un tel accord de coexistence.

La société LABORATOIRES SVR a alors introduit une action en justice afin de faire constater et homologuer l’accord de coexistence objet des échanges entre conseils.

Le Tribunal accède à cette demande, et retient qu’un accord a bien été conclu entre les parties (alors même qu’aucun contrat n’avait été formellement signé par les deux parties).

Pour ce faire, le Tribunal rappelle en premier lieu qu’« En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. [Précision : il s’agit de la version de l’article 1101 en vigueur avant la réforme du Code civil de 2016]

Il naît de la rencontre des volontés des parties de s’obliger manifestée par l’acceptation par une partie de l’offre comprenant les éléments essentiels du contrat envisagé émise par l’autre partie. L’offre doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation et réciproquement l’acceptation doit manifester la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Une fois parvenue à l’offrant, l’acceptation ne peut être rétractée et le contrat est valablement formé. »

En l’espèce, les parties étaient arrivées à se mettre d’accord sur le contenu de l’accord, et le conseil de la défenderesse dans cette affaire « assurait que l’accord régularisé par sa cliente serait transmis dès qu’il l’aurait en sa possession ».

Mais 15 jours plus tard, le conseil de la défenderesse « informait finalement le conseil de la société LABORATOIRES SVR que sa cliente avait reconsidéré sa position et ne souhaitait plus régulariser d’accord de coexistence ».

Cela étant, le Tribunal considère que les échanges ont été suffisamment précis et clairs pour qu’il y ait eu formation d’un accord de coexistence, qui a engagé les parties :

« L’analyse de ces échanges démontre que, si le courrier électronique de la société [demanderesse] est insuffisamment précis quant aux engagements de cette société pour constituer une offre de contrat et s’analyse donc en une simple invitation à entrer en négociation, la réponse de la société LIDLSTIFTUNG & Co. KG du 22 septembre 2015 complétée par son courrier du 10 novembre 2015 relatif à la portée territoriale de l’accord constitue une contre-proposition précise, complète et ferme de s’obliger sur les éléments essentiels du contrat rappelés ci-après, soit une nouvelle offre manifestant sans ambiguïté la volonté de la société LIDL STIFTUNG & Co. KG d’être liée en cas d’acceptation « the agreement should be ready for signing » », concernant des engagements de limitation d’usages, de verser une indemnité, de retirer une opposition.

Le Tribunal en déduit que « La volonté de la société LIDL STIFTUNG & Co. KG de s’obliger dans les termes sus-évoqués est encore confirmée par les courriers électroniques ultérieurs du conseil de cette société qui attribue d’abord le retard à la signature de l’accord uniquement à l’absence des personnes compétentes puis expose que la décision de ne plus signer le protocole procède d’un changement de position de sa cliente (« they have reconsidered their position »), ce qui démontre que son intention d’être liée dans les termes de l’offre définie par mail des 22 septembre 2015 et 10 novembre 2015 avait bien été initialement manifestée. Cette offre, acceptée le 10 novembre 2015 par la société LABORATOIRES SVR ne pouvait plus être rétractée. Ainsi, l’accord de coexistence a été valablement formé par la rencontre des volontés des parties de s’obliger dans les termes sus-évoqués dès le 10 novembre 2015.

Cet accord, formalisé dans le document signé le 18 novembre 2015 par le représentant légal de la société LABORATOIRES SVR, sera en conséquence homologué, conformément aux dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. ».

Ainsi, le Tribunal fait produire plein effet à l’accord de coexistence, et :

  • donne acte à la société demanderesse de ce que l’indemnité de 25.000 euros mise à sa charge dans l’accord sera réglée à la société LIDL STIFTUNG & Co. KG dans les 14 jours du présent jugement ;
  • enjoint à la société LIDL STIFTUNG & Co. KG de procéder au retrait de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, sous astreinte ;
  • assortit le tout de l’exécution provisoire.

Commentaire : Ce jugement est riche d’enseignements, et incite à une grande prudence sur plusieurs plans.

En premier lieu, il rappelle :

  • que ce n’est pas l’apposition formelle des paraphes et signatures sur un contrat / accord qui emporte conclusion de celui-ci ;
  • mais qu’un contrat est valablement conclu (sans possibilité de se rétracter) dès lors qu’intervient la rencontre des volontés des parties portant sur les éléments essentiels du contrat. Le reste n’est qu’une question de preuves.

Or en l’espèce, les échanges d’emails entre les conseils établissaient, selon le tribunal, que la rencontre de volontés des parties avait bien eu lieu.

Cette solution est classique, mais facilement oubliée.

D’où l’importance essentielle de pouvoir conférer un caractère confidentiel aux négociations entre les parties.

A cet égard, de manière assez étonnante, la question de la confidentialité des échanges entre conseils français et allemand ne semble pas avoir été évoquée dans cette affaire. Pourtant, si elle avait été reconnue (ce qui était cependant probablement difficile), elle aurait immédiatement scellé le sort de ce litige, et conduit au rejet des demandes de constatation et d’homologation de l’existence d’un accord de coexistence (à défaut de preuves d’une quelconque rencontre de volontés).

Compte tenu du fait qu’il est très fréquent que des discussions / négociations soient menées entre les parties (notamment en parallèle à une opposition ou à une procédure judiciaire), il peut être utile de rappeler quelques règles essentielles en la matière.

Les échanges entre deux Avocats français, entre deux Conseils en propriété industrielle français, et entre un Avocat français et un Conseil en propriété industrielle français, sont automatiquement, par nature, couverts par la confidentialité (sans qu’il soit nécessaire d’apposer la mention « confidentiel » en haut des courriers ou emails, même s’il est parfois rassurant de le faire).

Cette confidentialité automatique est prévue par la loi (Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et article 3 du RIN pour les Avocats, article L.422-11 du Code de la propriété intellectuelle pour les Conseils en propriété industrielle ; une convention de confidentialité avait été conclue entre la CNCPI et certains barreaux d’avocats avant même l’entrée en vigueur de l’article L.422-11 du CPI ; s’agissant des échanges entre Avocats et Conseils en propriété industrielle, après quelques errements jurisprudentiels, il semble désormais acquis que la confidentialité est de mise, voir Cour d’appel de Paris, 24 novembre 2015, RG n° 14/16359).

Toutefois, la règle est inversée en ce qui concerne les échanges entre conseils français et étrangers, qu’ils soient Avocats ou Conseils en propriété industrielle. En effet, leurs échanges ne sont pas automatiquement couverts par la confidentialité, sauf à préciser expressément et au préalable leur caractère confidentiel (et à condition que les conseils étrangers en cause possèdent dans leur législation nationale des règles de confidentialité, ce qui cependant en pratique est quasiment toujours le cas).

Ainsi, à défaut de la mention explicite « Confidentiel », les échanges entre conseils français et étrangers peuvent être produits en justice et engager les parties en cause. C’est ce qui semble s’être passé dans l’affaire ayant donné lieu au jugement susmentionné.

En définitive :

1. – Ce jugement rappelle l’intérêt pour les parties de passer par l’intermédiaire de leur conseil (Avocat et / ou Conseil en propriété industrielle) pour mener des négociations avec une partie adverse, afin de pouvoir pleinement bénéficier des règles de confidentialité, et ainsi pouvoir librement aborder tous les points à discuter, sans aucune crainte de divulgation desdits échanges devant un tribunal, ni conclusion « intempestive » ou « involontaire » d’un accord, tant que la signature formelle du contrat par toutes les parties n’est pas intervenue ;

2. – Ce jugement enseigne aux conseils (Avocat et / ou Conseil en propriété industrielle) qu’il est très important, en cas d’incertitude sur l’engagement de son client avant la signature effective d’un contrat / accord par le client lui-même, de prendre le soin de mentionner « Confidentiel » dans le cadre des échanges avec un conseil étranger (et / ou de lui faire signer un accord de confidentialité s’il n’est pas établi que sa législation nationale prévoit des règles de confidentialité). A défaut, le risque est que, comme dans cette affaire, le client se retrouve engagé de manière ferme, et ce alors qu’il avait finalement changé d’avis et n’avait pas formellement signé l’accord…