Point rapide sur certaines spécificités des marques pharmaceutiques


Il nous a semblé intéressant de faire un point rapide sur les quelques spécificités, en matière de propriété industrielle, relatives aux marques pharmaceutiques.

Cet article a déjà été publié dans la Newsletter du mois de mars 2015 du Cabinet PLASSERAUD, accessible ici : http://www.plass.com/newsletter-list.

1. – Conflits entre marques pharmaceutiques (produits de la classe 5) – Une marque est considérée comme constituant la contrefaçon d’une marque antérieure lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, à l’issue d’une comparaison des produits couverts par chacune des marques, ainsi que de leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique, et conceptuel. Cette appréciation doit tenir compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

S’agissant de la rigueur avec laquelle le risque de confusion doit être apprécié entre deux marques pharmaceutiques, deux raisonnements contraires s’opposent :

D’un côté, certains avancent que cette appréciation doit être assez large, et le risque de confusion accepté plutôt aisément, dans la perspective d’éviter au maximum le danger que peut constituer le fait pour un patient de confondre deux médicaments aux noms proches, et donc d’ingérer un médicament à la place d’un autre. Il est en effet indéniable que ce type de situations présente un risque de santé publique. De ce point de vue, une appréciation « accueillante » du risque de confusion pourrait s’analyser comme une application du principe de précaution.

De l’autre, il peut être argué du fait qu’une confusion n’est en réalité susceptible d’intervenir qu’en présence de signes particulièrement proches, du fait du haut degré d’attention dont font preuve les personnes concernés par les médicaments. Il est en effet également justifié de se dire que les gens ont conscience du fait qu’un médicament n’est pas un produit comme un autre, et seront dès lors concentrés et attentifs au moment du choix et de l’utilisation dudit médicament. En vertu de ce raisonnement, l’appréciation du risque de confusion devrait être plutôt restrictive, et celui-ci accepté plutôt difficilement.

La jurisprudence, notamment communautaire, retient désormais quasi-systématiquement que le public pertinent se compose à la fois de professionnels du domaine médical et des patients en tant qu’utilisateurs finals, et en tire la conclusion que ce public pertinent est doté d’un degré d’attention particulièrement élevé :

« il est de jurisprudence constante que, lorsque les produits en cause sont des médicaments, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux desdits produits. D’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. D’autre part, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques » (Tribunal de l’Union Européenne, 9 avril 2014, affaire T-473/11, PENTASA vs OCTASA, point 24).

En voyant la jurisprudence adopter cette position, l’on pouvait croire que la question a finalement été réglée en faveur du deuxième raisonnement (appréciation du risque de confusion restrictive).

Comme souvent, la situation est néanmoins plus compliquée, dans la mesure où les décisions récentes de l’OHMI, de la Cour de Justice de l’Union Européenne et du Tribunal de l’Union Européenne, bien que faisant application de ce raisonnement, apparaissent accorder une protection vraiment large à certaines marques pharmaceutiques.

En effet, ces instances communautaires ont retenu l’existence d’un risque de confusion entre des marques pharmaceutiques dont les principaux éléments communs étaient évocateurs de certaines caractéristiques médicales, au motif que le consommateur final ne comprendrait pas leur étymologie latine ou grecque, et ne percevrait donc pas le caractère évocateur, voire descriptif, de ces différents éléments.

C’est par exemple ce qui a été retenu dans un arrêt récent du Tribunal de l’Union Européenne du 28 avril 2014, dans lequel il a été considéré que la marque MENOCHRON constituait la contrefaçon de la marque antérieure MENODORON (Tribunal de l’Union Européenne, 28 avril 2014, affaire T-473/11).

De la même manière, il existe un risque de confusion entre les marques METABIAREX et METABIOMAX (Tribunal de l’Union Européenne, 11 juin 2014, affaire T-281/13), entre CLOROX et CLORALEX (Cour de Justice de l’Union Européenne, 30 janvier 2014, affaire C-422/12P), ou encore entre TOPIRAMED et TOBRAMED (et ce, alors que la marque antérieure était assez proche de la dénomination commune internationale « Topiramat », OHIM, 9 octobre 2012, B1897837).

Le Tribunal de l’Union Européenne a par ailleurs annulé la décision de la Chambre de recours de l’OHMI qui avait rejeté tout risque de confusion entre les marques PENTASA et OCTASA (Tribunal de l’Union Européenne, 9 avril 2014, affaire T-473/11).

Certaines décisions un peu plus anciennes semblaient avoir fait preuve d’une plus grande clémence dans l’appréciation du risque de confusion, en écartant celui-ci en présence de signes comportant pourtant des ressemblances non négligeables : par exemple, aucun risque de confusion n’avait été retenu entre ALLERGODIL et ALLERNIL (Tribunal de l’Union Européenne, 7 juin 2012, affaires T-492/09 et T-147/10), ni entre ARTHRALGIC et ARTICALGIC (Cour d’appel de Paris, 2 octobre 2009).

L’analyse des risques de conflits en matière de marques pharmaceutiques s’avère donc toujours être une tâche délicate et ardue, en l’absence de véritable cohérence d’ensemble des décisions en la matière. Seul un suivi régulier et attentif des dernières « tendances » jurisprudentielles semble à même de guider utilement le praticien.

2. – Conflits avec les dénominations communes internationales (DCI) – Les marques pharmaceutiques ont ceci de particulier qu’elles peuvent également entrer en conflit avec les DCI.

Il est néanmoins nécessaire que la marque en question soit vraiment très proche, voire quasi-identique, à la DCI, pour que celle-ci y fasse obstacle.

Ainsi, la marque PERACILLIN a été jugée comme étant suffisamment différente de la DCI antérieure PIPERACILLIN, et a été acceptée à l’enregistrement (Deuxième Chambre de recours de l’OHMI, 15 septembre 2006, R 0551/2006-2).

3. – Autorisation pour les génériqueurs de reproduire l’apparence et la texture des médicaments princeps – Depuis la loi du 29 décembre 2011, l’article L.5121-10-3 du Code de la santé publique dispose que « Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires».

Cela signifie donc que les laboratoires pharmaceutiques titulaires de droits de propriété intellectuelle (aussi bien à titre de marques, de dessins ou modèles, de droits d’auteur, mais également à titre de brevets) sur un médicament oral à destination des humains ne peuvent pas s’opposer à la reproduction ou à l’imitation de l’apparence et / ou de la texture de leur médicaments princeps par des génériqueurs.

En d’autres termes, l’apparence et / ou la texture des médicaments princeps ne peuvent plus faire l’objet d’un monopole privatif, et peuvent être librement repris par les génériqueurs.

L’objectif étant, dans l’esprit du législateur, de faciliter le passage du consommateur du médicament princeps au générique, et éviter les potentielles erreurs lorsque le consommateur était attaché à l’apparence (couleur, forme…) du médicament princeps ou à sa texture.

La portée de cette disposition est toutefois à nuancer :

. Cette autorisation de reproduction de l’apparence porte exclusivement sur la forme et la texture des médicaments eux-mêmes. Les conditionnements des médicaments ne sont pas concernés, et devraient donc continuer à pouvoir être ornés de signes distinctifs et / ou originaux permettant au laboratoire princeps de se différencier du conditionnement du médicament générique.

. Il semble très douteux que cette limitation des droits de propriété intellectuelle des laboratoires princeps puisse s’appliquer aux titres communautaires que sont la marque communautaire et le dessin ou modèle communautaire.

En effet, dans la hiérarchie des normes, et conformément à l’article 55 de la Constitution française, les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi.

Il s’ensuit que tant le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 instaurant la marque communautaire (aujourd’hui remplacé par le Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009) que le Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 instaurant les dessins ou modèles communautaires, constituent des normes supérieures à la loi, et ne sauraient, à notre sens, être affectés ou le champ de protection qu’ils confèrent être limité par une « simple » loi française.

En d’autres termes, il existe un sérieux doute sur le fait que les génériqueurs puissent se prévaloir de cet article L. 5121-10-3 du Code de la santé publique (et de l’exception à la contrefaçon qu’il crée) pour faire échec à une action en contrefaçon introduite par un laboratoire princeps fondée sur une marque communautaire ou un dessin ou modèle communautaire.

4. – Autorisation pour les génériqueurs de faire référence à la marque du médicament princeps dans des annonces informant de la commercialisation du médicament générique, ou « la publicité comparative plus forte que le droit des marques » – Un génériqueur avait fait paraître dans des journaux destinés aux professionnels des annonces informant de « la commercialisation prochaine de la Paroxétine G Gam (générique de Deroxat, paru au JO du 1er novembre 2002)». Les sociétés Beecham et Glaxosmithkline l’ont alors assigné en contrefaçon de la marque DEROXAT, ainsi qu’en concurrence déloyale.

A la suite d’une longue procédure judiciaire entamée en 2004, la Cour de cassation (Cass, com, 24 mai 2011, pourvoi 09-70722) a finalement estimé :

 – qu’il s’agit d’une publicité comparative licite au sens des articles du Code de la consommation (L.121-8 et L.121-9), dans la mesure où cet usage ne cherche pas à exploiter ou à tirer indûment profit de la notoriété de la marque « DEROXAT », mais au contraire, d’une part, donne une information immédiate au public concerné, à savoir les pharmaciens et professionnels de santé, en leur indiquant que ce produit est le générique de la spécialité de référence Deroxat, et d’autre part, permet l’existence d’une concurrence effective sur le marché en cause.

 – que l’existence d’une publicité comparative licite au sens des textes français et communautaires exclut que la contrefaçon de marque soit retenue.

Cette référence par le génériqueur, dans une annonce publicitaire, à la marque du médicament princeps a donc été autorisée par le juge.

La Cour a fait prévaloir, dans une certaine mesure, l’intérêt de la stimulation par la publicité comparative d’une concurrence effective sur le marché entre médicaments princeps et génériques, sur le droit des marques pharmaceutiques.

Il convient cependant de conserver à l’esprit qu’il est indispensable que cette publicité comparative remplisse toutes les conditions posées les textes français et communautaires pour être licite (ne pas être trompeuse ; la comparaison doit être objective et porter sur des caractéristiques essentielles ; la publicité ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à la marque première…). A défaut, elle ne pourra pas faire échec à une éventuelle action en contrefaçon de marque introduite par le laboratoire princeps.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 octobre 2010 (RG 2009/10708, affaire Les Laboratoires Servier et BIOFARMA c. TEVA SANTÉ et WOLTERS KLUWER France), a bien synthétisé cette problématique, en retenant que « la promotion des médicaments génériques passe par une lisibilité suffisante de la citation du produit princeps, sans pour autant que la marque de référence dudit produit soit mise en avant de façon telle qu’elle caractérise un détournement de la notoriété attachée à la marque et aux signes associés à son exploitation ».

Ainsi, la mention « générique de Diamicron 30 mg » au sein de la publicité pour le médicament générique (Gliclazide Teva), qui n’apparaît que de manière très secondaire, en termes d’emplacement, de taille et d’épaisseur des caractères utilisés, par rapport à la taille et à l’espace occupé par la présentation des trois boîtes du générique et par celle des titres et slogans promouvant ledit médicament générique, « participe d’une recherche de lisibilité immédiate de la référence au princeps (nécessaire même pour des professionnels des officines pharmaceutiques), et ne caractérise pas un détournement de la notoriété attachée aux marques invoquées ».

Il importe en conséquence pour les génériqueurs de s’efforcer de limiter la présence de la mention « générique du [marque du médicament princeps] » dans leur publicité à un rôle de référence suffisamment lisible, de plutôt petite taille.

Mettre plus en avant et en lumière la marque du médicament princeps exposera le génériqueur au risque de dépasser la frontière au-delà de laquelle le couperet de la contrefaçon de marque ne manquera pas de tomber.