Les dépôts successifs d’une même marque peuvent être frauduleux s’ils ont uniquement pour but de faire échapper la marque au risque de déchéance pour défaut d’exploitation


Les dépôts successifs d’une même marque peuvent être frauduleux s’ils ont uniquement pour but de faire échapper la marque au risque de déchéance pour défaut d’exploitation

Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2014, Affaire RED BULL vs PRIMA-CONTACT (PIBD N° 1006 du 15/05/14)

Mots-clés : dépôt frauduleux – déchéance pour défaut d’exploitation

Décision : La défenderesse sollicite la nullité de certaines des marques qui lui sont opposées par la demanderesse (Red Bull), au motif qu’il s’agirait de dépôts frauduleux car effectués (plus de 5 ans après les premiers dépôts) uniquement dans le but d’échapper à la déchéance pour défaut d’exploitation.

Le TGI estime que « S’agissant de dépôts successifs, l’intention frauduleuse n’est établie que si la marque postérieure n’a été déposée que dans l’intention de faire obstacle à la déchéance de la marque auquel l’exposait l’absence d’exploitation de la marque antérieure. L’ajout de produits ou services désignés dans la marque postérieure ou l’extension de l’aire géographique concernée, en créant une différence avec la marque antérieure, ne suffisent pas nécessairement à écarter l’intention frauduleuse s’ils ne procèdent que d’une recherche de différenciation artificielle sans être justifiés par les besoins d’exploitation des produits identifiés par la marque ».

Concrètement, en l’espèce :

Dépôts non-frauduleux :

. Un premier dépôt de marque couvrait les « boissons non alcoolisées » en classe 32 ; le deuxième dépôt de marque, portant sur le même signe, visait en plus les « boissons énergétiques et sportives ; boissons isotoniques » : le Tribunal juge qu’il s’agit de nouvelles catégories de boissons qui ont émergé sur ce marché, et que l’ajout de ces produits justifie qu’un nouveau dépôt ait été effectué ; le caractère frauduleux du deuxième dépôt est donc écarté ;

. Par rapport à un premier dépôt prenant la forme d’un enregistrement international, il n’est pas illégitime ni frauduleux de procéder à un deuxième dépôt de la même marque sous la forme d’une marque communautaire, et ce, afin d’étendre le monopole d’exploitation du signe pour les produits concernés à l’ensemble des pays de l’Union européenne ; cette circonstance écarte également l’existence d’une fraude ;

. De la même manière, l’extension de la liste des boissons sans alcool désignées par un premier dépôt constitue une modification qui légitime le dépôt postérieur de cette marque, et écarte la fraude ;

Dépôt Frauduleux :

. En revanche, il n’en va pas de même d’un nouvel enregistrement international visant la France qui désigne en classe 32 exactement les mêmes produits que ceux couverts par des dépôts antérieurs (une marque communautaire antérieure) ; « Ce dépôt n’a en réalité pour seul effet, en ce qui concerne ces produits et pour la France que de différer artificiellement et sans motif légitime la date à compter de laquelle débute le délai de cinq ans au cours duquel la marque doit être exploitée sous peine de déchéance. En conséquence, en application de l’adage « fraus omnia corrumpit », il y a lieu de prononcer la nullité de [cette marque] en ce qu’elle désigne la France et pour les produits qu’elle vise en classe 32, puisque cette partie de l’enregistrement n’est pas nécessaire à la demanderesse, compte tenu de la marque antérieure, pour distinguer l’origine des produits en cause, mais a pour effet de préjudicier aux droits des tiers qui voudraient voir prononcer la déchéance de ladite marque. L’intention frauduleuse est de ce fait caractérisée».

 

Commentaires : il est donc nécessaire, lorsque l’on souhaite redéposer une marque que l’on a déjà déposée antérieurement, de surtout éviter d’utiliser le même libellé (liste des produits et services) que celui du premier dépôt, mais au contraire de prendre le soin d’actualiser ledit libellé, en l’étoffant et / ou le précisant. A défaut, l’on s’expose à voir son deuxième dépôt qualifié de dépôt frauduleux.