Le non-respect d’un accord de coexistence de marques ne rime pas nécessairement avec contrefaçon


Mots-clés : accords de coexistence – même en cas de non-respect d’un accord de coexistence, le critère d’appréciation de la contrefaçon reste celui du risque de confusion, et non celui de la faute suffisamment grave

Décision : Un accord de coexistence est conclu entre le titulaire d’une marque antérieure LEHNING et celui d’une marque seconde « LEHRING Naturellement Efficace ».

Le titulaire de la marque première estime que son cocontractant n’a pas respecté ses engagements en utilisant terme « Lehring » en gros caractères sur son site internet, et l’assigne notamment en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

La Cour d’appel avait refusé de faire droit à ces demandes, en considérant que si la persistance de cet usage (de la partie litigieuse de la marque seconde) constituait bien un manquement aux stipulations de l’accord, en revanche, elle ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante pour caractériser un acte de contrefaçon de marque.

Mais la Cour la cassation estime, au visa de l’article L.713-3 du CPI, que la Cour d’appel s’est fourvoyée dans son raisonnement, et qu’elle aurait dû rechercher si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l’enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n’était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public ⇒cassation pour absence de base légale.

La Cour la cassation censure l’arrêt de la même façon sur le terrain de la concurrence déloyale (donc au visa de l’article 1382 Cciv) : « en se déterminant ainsi [la Cour d’appel ayant là aussi retenu que les manquements constatés ne constituaient pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale], sans rechercher […] si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l’emploi du terme « Lehring », en plus gros caractères, par la société Ecophar sur son site internet n’était pas de nature à engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Commentaire : les enseignements de cet arrêt sont plus riches qu’il n’y parait de prime abord, et permettent d’éclairer la question lancinante de savoir si le non-respect d’un accord de coexistence de marques doit s’appréhender selon une approche purement contractuelle, ou en appliquant les règles de la contrefaçon.

Et la réponse est … les deux, mon général ! Mais de manière successive ou distributive, et en appliquant des critères d’appréciation différents. En effet, la Cour de cassation nous rappelle ici que le non-respect d’une obligation contractuelle et la commission d’un acte de contrefaçon (fait délictuel) sont deux choses différentes qui doivent s’apprécier à l’aune de critères distincts.

Il est ainsi nécessaire, en présence d’une allégation de non-respect d’un accord de coexistence de marque, de procéder en deux étapes :

– d’abord établir s’il y a eu manquement d’un des cocontractants vis-à-vis de ses obligations contractuelles, ce qui est alors susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle (et conduire à la résiliation de l’accord) ;

– et seulement après, et dans l’affirmative (non-respect avéré), apprécier si la contrefaçon de marque est caractérisée, ce qui n’est pas nécessairement le cas.

C’est précisément ce que nous rappelle la Cour de cassation : le non-respect d’un accord de coexistence n’implique pas automatiquement la reconnaissance d’actes de contrefaçon, et il appartient aux juges d’appliquer le critère « classique » du risque de confusion pour trancher ce point.

Or en l’espèce, la Cour d’appel semblait avoir voulu appliquer un autre critère, celui de « la faute d’une gravité suffisante » (qui apparaissait plutôt relever de l’aspect « non-respect contractuel ») pour apprécier la contrefaçon, ce qui explique sa censure par la Cour de cassation.

Cette distinction est assez logique dès lors qu’en pratique, il n’est pas rare que des accords de coexistence soient conclus, alors même qu’il n’est pas du tout certain que la contrefaçon serait retenue par un tribunal. L’objectif est en effet de sécuriser une situation et d’assurer une certaine stabilité juridique aux parties, en écartant les incertitudes liées à une action en contrefaçon.

En d’autres termes, l‘on peut parfaitement ne pas respecter un accord de coexistence de marques (et de ce fait engager sa responsabilité contractuelle), mais ne pas être contrefacteur pour autant (par exemple parce que les activités et / ou produits ou services respectifs s’avèrent trop éloignés les uns des autres), il n’y a pas nécessairement coïncidence entre les deux.