Le délai de forclusion par tolérance est-il déclenché par la procédure d’opposition ? Ou une illustration de l’intérêt d’agir sans trop tarder


Cass, com, 20 janvier 2015, Aff. MATCH (PIBD n° 1023 du 01/03/15)

Mots-clés : Forclusion par tolérance – preuve de l’usage effectif de la marque seconde et donc de la connaissance de cause – pièces versées dans le cadre de la procédure d’opposition

Décision : Dans cette affaire, qui opposait le magazine français « Paris Match » à la société britannique de rencontres en ligne « Match.com », la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel la forclusion par tolérance peut être opposée à tout titulaire d’une antériorité et non pas seulement aux titulaires d’une marque ou d’un signe exploité dans la même spécialité, ce qui permet par exemple d’opposer valablement une fin de non-recevoir et donc de déclarer irrecevable l’action en responsabilité pour atteinte aux marques jouissant d’une renommée ou notoirement connues (dont le titulaire a toléré en connaissance de cause la marque seconde pendant plus de 5 ans).

Or en l’espèce, le site internet « Match.com » comportait 1978 abonnés français, ce qui établit sa destination effective en France et, partant, l’usage effectif de la marque éponyme sur le territoire français.

De plus, à l’occasion de la procédure d’opposition à l’encontre de la demande de marque litigieuse MATCH, la société Match.com avait présenté des observations en réponse auxquelles était jointe une liste confirmant la présence de 1978 adhérents en France Þ la Cour d’appel en a déduit que la société demanderesse avait bien eu connaissance de l’usage, en France, de la marque contestée, de sorte qu’au jour de la délivrance de l’assignation, cette société avait toléré en connaissance de cause, pendant plus de cinq années, l’usage de ce signe Þ la forclusion par tolérance s’applique, et l’action est rejetée. La Cass valide ce raisonnement et rejette le pourvoi.

Commentaire : c’est en fait assez subtil :

 

  • il est habituellement considéré que le fait pour le titulaire de la marque 1ère d’avoir formé opposition contre la demande de marque seconde ne suffit pas à faire partir le délai de forclusion par tolérance, en ce que la connaissance du dépôt d’une demande de marque n’établit pas nécessairement la connaissance et la tolérance de l’usage effectif de ladite marque sur le marché (dans ce sens, par exemple Cour d’appel de Bordeaux, 3 janvier 2011, PIBD n° 937, III, page 252) ;
  • en revanche ici, des preuves de l’usage effectif de la marque avaient été fournies dans le cadre de la réponse à opposition, ce qui permet à la Cour de considérer que le titulaire de la marque 1ère avait eu connaissance de cet usage, et a donc toléré en connaissance de cause, ce qui provoque l’application du mécanisme de la forclusion par tolérance.

 

Moralité : lorsque l’on détecte un concurrent potentiel faisant usage d’une marque ou d’un signe proche de ses droits antérieurs, il convient de ne pas tergiverser pendant des années, et d’éviter de subordonner la décision d’agir à son encontre au fait que ledit concurrent devienne « vraiment » gênant économiquement. A défaut, le risque juridique de se retrouver dans l’impossibilité de pouvoir introduire une action en contrefaçon (et en nullité de sa marque) à son encontre est réel. Au moment où ce concurrent sera devenu une menace sérieuse sur le marché, il sera trop tard.