Le caractère frauduleux d’un dépôt de marque doit s’apprécier à l’aide de tous les facteurs pertinents, même ceux postérieurs au dépôt, afin de déterminer l’intention subjective du déposant au moment du dépôt


Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2015, Aff. COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES c. Jeannoël (PIBD n° 1024 du 15 mars 2015)

Mots-clés : Dépôt frauduleux – action en revendication de propriété (L.712-6) – méthode d’appréciation de la mauvaise foi – prise en compte de tous les facteurs pertinents, dont les circonstances postérieures au dépôt des marques attaquées en nullité pour fraude – l’absence d’exploitation des marques attaquée en nullité peut être un critère à prendre en compte pour apprécier la mauvaise-foi – appréciation d’un élément subjectif (l’intention de nuire)

Décision : La société Compagnie des Bateaux-mouches (spécialisée dans le transport fluvial) attaque des marques verbale et semi-figurative « BATEAUX-MOUCHES » (qui désignent des produits en classes 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 34, pour une activité de vente de souvenirs) notamment pour fraude, et sollicite le transfert de leur propriété son profit. Il se trouve que ces marques ont été déposées par une personne bien connue de la demanderesse, car cette personne a exercé pendant des années une activité de vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouche dans l’enceinte de la société Compagnie des Bateaux-mouches et en accord avec celle-ci. Mais leurs relations se sont manifestement dégradées, et cette personne a décidé de déposer les marques litigieuses, provoquant le courroux de la société Compagnie des Bateaux-mouches.

La société Compagnie des Bateaux-mouches exposait que la mauvaise foi du défendeur était illustrée et caractérisée par le fait qu’il avait déposé ces marques (afin de la « bloquer »), mais ne les avait jamais exploitée.

Cet argument avait été écarté par la Cour d’appel, au motif que la non-exploitation des marques litigieuses par le défendeur est une circonstance nécessairement postérieure au dépôt des demandes d’enregistrement, qui n’était donc pas de nature à établir sa mauvaise foi au jour du dépôt des marques litigieuses. Ce faisant, la Cour d’appel se plaçait, assez classiquement, à la date du dépôt pour effectuer son appréciation de la fraude.

Cet arrêt est déféré à la Cour de cassation. Et la Cour suprême prend le contrepied de cette position, et affirme qu’il convient, afin d’apprécier le caractère frauduleux d’un dépôt de marque, de prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, même ceux postérieurs au dépôt.

En effet, elle dit pour droit que « l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ».

L’arrêt est dès lors cassé pour violation de la loi sur ce point.

Dans le même sens, la Cour d’appel avait également refusé de retenir la mauvaise foi du défendeur / déposant au motif que la société Compagnie des Bateaux-mouches n’avait commencé à exercer une activité de vente de souvenirs qu’après le dépôt des marques litigieuses couvrant de tels produits par le défendeur, circonstance dont le défendeur ne pouvait donc pas avoir eu connaissance à la date de ses dépôts.

La Cass censure là aussi l’arrêt d’appel, en considérant que la Cour d’appel aurait dû vérifier si le défendeur n’avait pas entendu faire obstacle au développement de l’activité de vente de souvenirs par la société Compagnie des Bateaux-mouches, dont la dénomination sociale et le nom commercial comportaient la même expression « bateau mouche », alors surtout que le défendeur :

 

  • a déposé des marques composées de l’expression « bateaux mouches », dont il n’a jamais fait usage ;
  • avait antérieurement été autorisé à exploiter une activité de vente d’articles de souvenirs et de bimbeloterie dans les locaux de la société Compagnie des Bateaux-mouches.

Commentaire : voilà qui est intéressant, car les juges du fond avaient traditionnellement tendance à appliquer sans nuance la règle selon laquelle la fraude s’apprécie à la date du dépôt de la marque concerné, ce qui les conduisaient à systématiquement écarter d’un revers de main tous les éléments ou circonstances postérieur(e)s audit dépôt.

 

La Cour de cassation expose ici qu’il convient d’effectuer une appréciation plus fine de la situation : il est toujours nécessaire que soit établi que le déposant avait, au moment où il a procédé à son dépôt de marque, l’intention de nuire à l’autre partie. En revanche, cet état d’esprit malveillant, cette mauvaise foi du déposant, peut être révélé(e) par des circonstances ou éléments qui ne sont intervenu(e)s ou apparu(e)s que postérieurement au dépôt.

 

Et la Cour de cassation impose désormais que ces circonstances postérieures au dépôt (mais révélatrices de la mauvaise foi du déposant à la date du dépôt) soient prises en compte dans l’appréciation de la fraude (telle que par exemple ici, l’absence d’exploitation des marques déposées).

 

Ce faisant, la Cour de cassation ouvre de nouvelles perspectives, qui permettront peut-être de faciliter l’admission de la mauvaise foi et de la nullité pour fraude (qu’il est quand même parfois difficile à obtenir, l’intention de nuire étant assez souvent difficile à prouver).