La forclusion par tolérance confère une sécurité juridique uniquement aux titulaires de marques. Ou la constatation de la supériorité défensive de la marque par rapport aux autres signes distinctifs


Cour d’appel de Paris, 10 mars 2015, Aff. EUREX – COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE Sas c. EUREXPERT ET ASSOCIÉS (PIBD n° 1031)

Mots-clés : Forclusion par tolérance – la forclusion par tolérance ne s’applique qu’aux actions dirigées contre une marque – elle ne s’applique pas dans le cadre d’une action en contrefaçon dirigée contre une dénomination sociale ou un nom commercial

Décision : Dans cette décision, la Cour d’appel rappelle que « la forclusion par tolérance instituée par l’article L.716-4 [il s’agit en fait de L.716-5] du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée, comme en l’espèce, contre une dénomination sociale ou un nom commercial ».

Commentaires : La Cour rappelle que le mécanisme de la forclusion par tolérance est réservé au droit des marques, en ce sens qu’il ne permet de faire échec qu’à une action en interdiction d’usage (action en contrefaçon lorsque la base de l’action est elle-même une marque = L.716-5 CPI ; action en concurrence déloyale lorsque la base de l’action est un autre droit de PI qu’une marque = interprétation large de L.716-5 CPI à la lueur de la Directive marques, conduisant à une extension de son application aux autres droits de PI susceptibles de servir de base à une action en interdiction d’usage contre une marque) ou en nullité pour motifs relatifs (L.714-3 CPI) dirigée contre une marque, et non à l’égard d’une action dirigée à l’encontre d’autres droits de PI.

La difficulté pour bien comprendre le mécanisme de la forclusion par tolérance en droit français est qu’il ne faut pas confondre les droits qui servent de base à l’action et ceux contre lesquels l’action est dirigée ; et également se rappeler qu’il convient de distinguer l’action en nullité (dont la sanction est la nullité de la marque) et l’action en interdiction d’usage (dont la sanction n’est pas la nullité de la marque, mais son interdiction d’usage + des dommages et intérêts ; en pratique, il est quasi-systématique que les deux actions soient engagées ensemble dans le cadre d’une même instance, mais en droit, il s’agit de deux actions différentes, dont les sanctions sont différentes).

La situation est en effet asymétrique : si la forclusion par tolérance peut rendre irrecevable l’action en nullité et / ou en interdiction d’usage formée à l’encontre d’une marque (fondée sur une marque ou d’autres droits de PI, comme une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine, le nom d’une collectivité territoriale …), en revanche, elle ne permet pas de rendre irrecevable l’action en invalidation / modification ou en interdiction d’usage formée à l’encontre d’un autre droit de PI.

La situation peut être synthétisée comme suit :

 

 

Type d’action

 

Droits servant de base à l’action en nullité ou en interdiction d’usage

 

 

Droits contre lesquels l’action est dirigée

 

Forclusion par tolérance susceptible de rendre l’action irrecevable (oui/non)

 

Action en nullité de marque (pour motifs relatifs, donc pour atteinte à un droit antérieur, pas pour motifs absolus)

 

Marques + tous les autres droits de PI susceptibles de provoquer la nullité d’une marque (liste non exhaustive de L.711-4 CPI, notamment dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, nom d’une collectivité…)

 

Marques

 

Oui

(L.714-3 CPI)

 

Action en contrefaçon de marque

 

 

Marques

 

Marques

 

Oui

(L.716-5 CPI)

 

Action en contrefaçon de droit d’auteur ou de dessins ou modèles

 

 

Droit d’auteur ou dessins ou modèles

 

Marques

 

Oui

(interprétation et application extensive par les tribunaux de L.716-5 CPI à la lueur de la Directive marques)

 

Action en interdiction d’usage (action en concurrence déloyale)

 

 

Autres droits de PI susceptibles de conduire à l’interdiction d’usage d’une marque (dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, nom d’une collectivité…) + marques de renommée (Cass, 20/01/15, Match ; CA Paris, 28/02/14, Aire Limpio)

 

 

Marques

 

Oui

(interprétation et application extensive par les tribunaux de L.716-5 CPI à la lueur de la Directive marques)

 

Action en invalidation / modification et / ou en interdiction d’usage (action en contrefaçon de marque ou action en concurrence déloyale)

 

 

Marques + tous les autres droits de PI

 

Autres droits de PI

 

Non

En résumé : La forclusion par tolérance ne s’applique et ne peut être invoquée que pour rendre irrecevable les actions dirigées contre une marque (en nullité et / ou en interdiction d’usage, quel que soit le fondement de l’action), mais ne permet jamais de faire échec aux actions dirigées contre un autre droit de PI (dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine…).

Ainsi, le fait de disposer d’une marque enregistrée (et suffisamment exploitée, de manière à ce qu’il puisse être considéré que les titulaires de droits antérieurs avaient nécessairement connaissance de l’usage de cette marque, et l’ont toléré en connaissance de cause) permet à son titulaire de dormir sur ses deux oreilles à l’issu d’un délai de 5 ans.

Ce qui ne sera pas le cas de la société qui n’aura nullement déposé de marque, mais se sera contentée, soit de faire usage d’un signe, soit de se reposer sur sa dénomination sociale ou son nom commercial (le mécanisme de la prescription ne permettra pas de rendre l’action irrecevable, mais seulement d’effacer les faits litigieux ayant plus de 5 ans).