La clause de réparation du droit des dessins ou modèles ne constitue pas une exception au droit des marques


CJUE, 6 octobre 2015, Aff. FORD MOTOR COMPANY c. WHEELTRIMS, C-500/14, PIBD n°1041, III, page 15

Mots-clés : Dessins et modèles – pièces détachées ou de rechange automobiles – la clause de réparation du RDMC ne permet pas de déroger au droit des marques et aux fabricants de pièces détachées d’apposer sans leur consentement les marques des fabricants automobiles – exception de référence nécessaire (L.713-6b du CPI) en matière de marques

Décision : La question de la protection des pièces détachées automobiles par le droit des dessins et modèles est l’un des sujets de discorde récurrents entre les différents états membres de l’Union Européenne (certains états comportant d’importants constructeurs automobiles, alors que d’autres non). Il a donc été décidé, au moment de l’adoption de la Directive Dessins et Modèles (article 14) et du Règlement sur les Dessins ou Modèles communautaires (RDMC article 110), d’éluder le problème, en prévoyant des « dispositions transitoires » selon lesquelles l’on ne changeait rien pour le moment, et l’on repoussait la question à une étude future préparée par la Commission sur ce point.

Ainsi l’article 14 de la Directive énonce que : « les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n’introduisent des modifications à ces dispositions que si l’objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces ». De la sorte, la France a maintenu sa législation très protectrice des intérêts des constructeurs automobiles, puisque les pièces détachées ou de rechange de leurs véhicules sont toujours susceptibles de protection en France, à la fois par droits d’auteur et par dépôts de dessins ou modèles français.

En revanche, l’article 110 du RDMC prévoit que les Dessins ou Modèles communautaires ne protègent pas les pièces détachées ou de rechange de « seconde monte » (pour réparer le véhicule postérieurement  sa 1ère vente) : « Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de l’article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ». C’est ce que l’on appelle couramment « la clause de réparation ».

Dans la présente affaire, un fabricant de pièces détachées automobiles italien a eu l’idée – ingénieuse, il faut bien le dire – d’invoquer l’article 110 du RDMC et la clause de réparation, afin d’être autorisé à faire figurer ou graver les marques des fabricants automobiles sur ses pièces détachées. Il prétendait en effet que seule cette opération permettrait la réparation de l’automobile en vue de lui rendre son apparence initiale (dans la mesure où les pièces détachées initiales incorporées par les fabricants automobiles aux automobiles vendues comportaient bien leurs marques gravées en leur sein).

Mais la CJUE répond clairement que la clause de réparation en matière de dessins et modèles n’a pas vocation et ne permet pas de déroger au droit des marques et n’autorise donc pas les fabricants de pièces détachées à apposer sur celles-ci les marques des fabricants automobiles sans leur consentement.

Les fabricants automobiles peuvent donc continuer à interdire aux fabricants de pièces détachées d’apposer les marques d’automobiles sur les pièces détachées.

La CJUE dit en effet pour droit que : « L’article 14 de la directive […] et l’article 110 du règlement […] sur les dessins ou modèles communautaires […] n’autorisent pas, par dérogation aux dispositions de la directive [Marques] et du règlement […] sur la marque communautaire, un fabricant de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules automobiles, tels que des enjoliveurs, à apposer sur ses produits un signe identique à une marque enregistrée […] pour de tels produits, par un producteur de véhicules automobiles, sans le consentement de ce dernier, au motif que l’usage qui serait ainsi fait de cette marque constituerait le seul moyen de réparer le véhicule concerné en lui restituant, en tant que produit complexe, son apparence initiale ».

Commentaire : Il est logique que cette tentative de « contournement » du droit des marques ait échoué, dans la mesure où les différents systèmes de protection sont autonomes les uns des autres et relèvent de logiques distinctes. Il convient donc d’en faire une application distributive, et parfois cumulative lorsque leurs conditions d’applications respectives sont remplies. En revanche, les exceptions qui existent dans l’un des systèmes n’ont pas vocation à pouvoir étendre leur champ de neutralisation aux autres systèmes de protection.

Il convient par ailleurs de garder à l’esprit que les fabricants de pièces détachées conservent la possibilité de profiter de l’exception de référence nécessaire prévue par les articles L.713-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle et 6.1.c) de la Directive Marques (il s’agit donc bien, cette fois, d’une exception en matière de droit des marques).

Cela signifie que peut être autorisé l’emploi d’une expression du type « Compatible avec les voitures [référence du modèle précis de véhicule] de la marque A », à condition qu’« un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit », et que cet usage soit « fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », ce qui implique qu’il ne soit pas réalisé « d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque » (CJUE, 17 mars 2006, The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy, C-228/03).

Il s’agira d’une appréciation au cas par cas, en prenant en considération toutes les circonstances du cas d’espèce. A titre d’exemple, il a déjà été jugé que l’apposition de la marque ombrelle ou house mark « EPSON » du fabricant d’imprimantes, sur des cartouches d’encre fabriquées par un tiers, ne remplissait pas la condition de référence nécessaire, dès lors que l’apposition de la sous-marque désignant le modèle précis d’imprimante concernées « EPSON STYLUS » était suffisante pour informer le consommateur de la destination et de la compatibilité des cartouches : « la destination de la cartouche est renseignée par l’indication du modèle de l’imprimante, et seule la marque EPSON STYLUS suivie de la référence spécifique aux machines concernées est donc nécessaire pour indiquer la destination des cartouches au sens des dispositions précitées ». L’usage de la marque ombrelle (trop général, et pas assez précis par rapport à la compatibilité réelle des cartouches, limitée à certains modèles de la marque) sur les cartouches d’encre du tiers a donc été sanctionné au titre de la contrefaçon de marque (Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2012, PIBD n° 964, III, page 429).