Extension de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage aux dénominations sociales ?


Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017, Pourvoi n° 15-22792, Affaire RENT A CAR Sa c. CITER Sa et ENTERPRISE HOLDINGS Inc. (PIBD n° 1077 du 01/08/17)

Mots-clés : Acquisition du caractère distinctif d’une marque verbale par l’usage d’une marque semi-figurative – acquisition du caractère distinctif d’une marque par un usage à titre de dénomination sociale – appréciation globale de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage – dénomination sociale et nom commercial – acquisition du caractère distinctif par l’usage pour les dénominations sociales et noms commerciaux

Décision : La société demanderesse Rent A Car, titulaire de la marque verbale française « RENT-A-CAR » et du nom de domaine « rentacar.fr », a assigné les sociétés défenderesses pour atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et sa marque, en raison du dépôt de la marque « ENTERPRISE RENT-A-CAR ».

De manière reconventionnelle, les défenderesses ont sollicité l’annulation de la marque « RENT-A-CAR » pour défaut de distinctivité.

En appel, la Cour a prononcé la nullité de la marque « RENT-A-CAR » pour défaut de distinctivité à l’égard de produits et services en classes 12 et 39, désignant notamment les véhicules et services de location de véhicules. Mais la demanderesse forme un pourvoi en cassation, en reprochant principalement à la Cour d’appel de ne pas avoir reconnu l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de sa marque.

Dans son arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation constate que :

  • la CJUE a dit pour droit que « le caractère distinctif d’une marque […] peut être acquis en conséquence de l’usage de cette marque en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci » ;
  • la Cour d’appel a retenu que les justificatifs d’exploitation produits par la société Rent A Car sont relatifs à sa marque semi-figurative, constituée de son logo dans lequel est insérée la marque verbale, et que cette société ne peut se fonder sur l’usage intensif de ladite marque semi-figurative pour justifier du caractère distinctif de la seule dénomination « Rent A Car » ;

La Cour de cassation en déduit que le raisonnement suivi par la Cour d’appel n’était pas correct : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en conséquence de cet usage, qu’elle a qualifié d’intensif, la marque verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 n’était pas devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société Rent A Car, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

La Cour d’appel avait par ailleurs estimé que les preuves d’usage fournies étaient relatives à un usage à titre de dénomination sociale, et ne pouvaient donc pas justifier l’acquisition du caractère distinctif d’une marque : « la renommée revendiquée par la société Rent A Car, ne concernant […] que la dénomination sociale, n’est pas susceptible de lui faire acquérir des droits opposables au titre de la marque verbale éponyme ».

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis, et dit pour droit que :

D’une part, « un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, est distinctif s’il peut être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services provenant d’une entreprise déterminée de ceux qui ont une autre provenance commerciale ».

D’autres part, « en se déterminant ainsi, sans rechercher […] si cette dénomination sociale ne permettait pas au consommateur moyen d’établir un lien avec l’activité de location de véhicules exercée par la société Rent A Car et si, compte tenu de sa connaissance sur le marché, ce signe n’était pas devenu apte à identifier l’origine commerciale des services en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La Cour de cassation semble ainsi énoncer que l’usage d’un signe à titre de dénomination sociale peut permettre à une marque d’acquérir un caractère distinctif par l’usage : « pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises ».

En outre, la Cour d’appel avait écarté la concurrence déloyale par usurpation illicite de dénomination sociale et nom commercial, au motif « qu’il n’est pas établi que l’emploi des termes « Rent A Car », non distinctifs par rapport aux services commercialisés, pour le consommateur français, et largement exploités par d’autres intervenants du même marché, revête un caractère fautif attentatoire aux droits de la société Rent A Car sur sa dénomination sociale ou son nom commercial ».

Mais la Cour de cassation estime qu’une dénomination sociale ou un nom commercial peuvent eux aussi acquérir un caractère distinctif par l’usage, et que la Cour d’appel aurait dû apprécier ce point, au lieu de se contenter d’affirmer qu’ils étaient dépourvus de distinctivité : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notoriété et l’usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car n’étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif aux termes « Rent A Car », la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Commentaire : La Cour de cassation nous semble avoir raison sur le fait qu’il est nécessaire d’effectuer une appréciation au cas par cas, pour évaluer s’il y a altération ou non du caractère distinctif de la marque telle que déposée : la Cour d’appel ne peut pas se contenter d’affirmer que l’usage d’une marque semi-figurative ne vaut pas, de manière automatique, usage de la marque verbale qu’elle contient.

Toutefois, la suite du raisonnement de la Cour de cassation est nettement plus surprenante. En effet, elle semble énoncer que l’usage d’un signe à titre de dénomination sociale peut permettre à une marque d’acquérir un caractère distinctif par l’usage.

Cette solution paraît nouvelle. Jusqu’à présent, la jurisprudence allait clairement en sens inverse, et il était traditionnellement considéré qu’il s’agissait de deux types de droits distincts (la dénomination sociale désignant la personne morale elle-même, alors que la marque désigne des produits et services ; il est cependant vrai qu’en matière de services, la frontière entre les deux est souvent plus difficile à tracer).

Last but not least, la Cour de cassation estime également qu’une dénomination sociale ou un nom commercial peuvent eux aussi acquérir un caractère distinctif par l’usage, et que la Cour d’appel aurait dû apprécier ce point, au lieu de se contenter d’affirmer qu’ils étaient dépourvus de distinctivité.

C’est la première fois, à notre connaissance, que la notion d’acquisition du caractère distinctif par l’usage est évoquée et appliquée à l’égard d’autres signes distinctifs que les marques. En même temps (pour adopter une formule à la mode…), cette solution nous semble faire preuve d’un certain pragmatisme (en faisant coïncider l’aspect juridique à l’aspect commercial ou économique d’une situation concrète), ce qui ne peut qu’être approuvé.