Divergence entre les deux chambres du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris sur la question du champ des demandes reconventionnelles en déchéance de marque


Cour d’appel de Paris, 16 octobre 2015, Aff. Free c. GIE Free ASap – RG 14/20474

Mots-clés : Droit des marques – déchéance pour défaut d’exploitation – élargissement du champ des demandes reconventionnelles en déchéance (non) – intérêt à agir reconventionnellement uniquement à l’égard des produits ou services opposés

Décision : L’arrêt du 16 octobre 2015 de la Chambre 2 du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris apparaît dans cette affaire adopter une position divergente de celle retenue 4 jours plus tard par la Chambre 1 du Pôle 5 de la même Cour d’appel de Paris (l’arrêt du 20 octobre 2015 de la Chambre 1 du Pôle 5 – Aff. L’ORÉAL c. BEIERSDORF – a déjà fait l’objet d’un billet de ma part, publié le 21 janvier 2016, intitulé « Sur l’élargissement du champ des demandes reconventionnelles en déchéance et la nécessité d’anticiper au mieux les risques en découlant pour le demandeur à l’action en contrefaçon de marque »).

En effet, la Cour, dans la présente affaire énonce que :

« La demande reconventionnelle en déchéance formée en réponse à une demande en contrefaçon est un moyen de défense et s’inscrit dans le périmètre des droits de la marque que le demandeur principal entend opposer à la partie défenderesse ;

Aussi la société FREE opposant aux intimés les produits « service télématique grand public, messagerie conviviale; petites annonces. Service de stockage, de réception et de diffusion de messages », relevant de la classe 38, les intimés sont irrecevables à solliciter la déchéance de cette marque pour les produits autres que ceux qui leur sont opposés ».

Commentaires : Ce faisant, la Chambre 2 du Pôle 5 perpétue la solution traditionnelle consistant à apprécier strictement l’intérêt à agir reconventionnellement, et dès lors à restreindre la possibilité de former une demande reconventionnelle en déchéance aux seuls produits ou services opposés par le demandeur (il est cependant à remarquer qu’en l’espèce, et contrairement à ce que sous-entend la Cour, la marque en question ne visait en tout état de cause pas d’autres services que ceux opposés…).

Si la Chambre 1 du Pôle 5 de la Cour d’appel semble vouloir faire évoluer sa jurisprudence dans le sens d’une plus grande flexibilité en la matière (en acceptant d’élargir le champ de la demande reconventionnelle en déchéance au-delà des seuls produits ou services opposés, donc à tous les produits ou services susceptibles de constituer une entrave à l’activité économique de la société défenderesse attaquée en contrefaçon), tel n’est manifestement pas le cas de la Chambre 2 du Pôle 5, laquelle continue à laisser au demandeur la maîtrise très précise du périmètre des droits exposés à une éventuelle contre-attaque immédiate (sachant que le défendeur dispose toujours de la possibilité d’initier en parallèle une action en déchéance à titre principal à l’encontre des produits ou services qui ne lui sont pas opposés par le demandeur, mais qui relèvent néanmoins de son domaine d’activité).

Evidemment, une telle divergence entre les deux chambres de la Cour d’appel de Paris n’est pas un facteur de sécurité juridique, et ne va pas faciliter l’élaboration de stratégies judiciaires tirées au cordeau. Il conviendra d’intégrer cet aléa dans l’analyse de risques préalable à toute action.