Contrefaçon : la protection des marques de l’UE nécessairement « morcelée » du fait des différences linguistiques qui existent au sein de l’UE


Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), 22 septembre 2016, Aff. COMBIT SOFTWARE GmbH c. COMMIT BUSINESS SOLUTIONS LTD, C-223-15, PIBD n° 1059

Mots-clés : Marques de l’Union Européenne – spécificité du contentieux communautaire – morcellement des effets des Marques de l’Union Européenne – compétence du tribunal des Marques de l’Union Européenne

Décision : Une société allemande attaque en contrefaçon, sur la base de sa marque de l’Union Européenne antérieure (MUE) « COMBIT », l’usage par une société israélienne du signe « COMMIT » (pour désigner des produits et services similaires dans le domaine de l’informatique). Elle sollicite que soit prononcée une interdiction d’usage qui s’étende à l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

Les juridictions allemandes considèrent que l’usage du signe « COMMIT » par la défenderesse crée, dans l’esprit du consommateur moyen germanophone, un risque de confusion avec la marque antérieure « COMBIT », mais qu’en revanche, il n’y a pas risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen anglophone (dès lors que ce dernier pourra aisément comprendre la différence conceptuelle existant entre les signes, avec, d’une part, le verbe anglais « to commit » et, d’autre part, le terme « combit » composé des lettres « com » pour computer, et des lettres « bit » pour binary digit).

Se pose dès lors la question de savoir quelle est l’étendue de l’interdiction d’usage susceptible d’être prononcée par le tribunal des MUE. La juridiction allemande décide de poser une question préjudicielle dans ce sens à la CJUE.

Le CJUE répond en disant pour droit que :

« lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée. »

En effet, « dans le cas où […] la marque de l’Union européenne en cause […] ne crée, notamment pour des motifs linguistiques, aucun risque de confusion dans une certaine partie de l’Union et n’y est donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine de cette marque, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de ladite interdiction ».

La CJUE prend par ailleurs le soin de préciser qu’« il importe, par ailleurs, que la partie de l’Union pour laquelle le tribunal des marques de l’Union européenne concerné constate l’absence d’atteinte ou de risque d’atteinte aux fonctions de la marque soit identifiée avec précision par ce tribunal, de manière à ce qu’il découle sans ambiguïté de l’ordonnance prononcée en vertu de l’article 102 du règlement n° 207/2009 quelle partie du territoire de l’Union n’est pas visée par l’interdiction d’usage du signe en cause. Lorsque, comme en l’occurrence, ce tribunal entend exclure de l’interdiction d’usage certaines zones linguistiques de l’Union telles que celles qualifiées par le terme « anglophon », il lui incombe de préciser de manière complète quelles zones il vise par ce terme ».

Commentaires : Cette décision très intéressante de la CJUE permet (a) de mettre en lumière un point spécifique des règles de compétence favorable aux titulaires de MUE établis au sein de l’UE, et (b) d’apporter une précision importante à la façon dont le tribunal des MUE doit appliquer l’interdiction d’usage sanctionnant l’atteinte à une MUE.

a. – Sur l’étendue de la compétence du tribunal des MUE – Il n’est pas inutile de rappeler que lorsque le tribunal des MUE est celui du lieu de la contrefaçon, son champ de compétence territoriale se limite au pays dans lequel il est situé. En d’autres termes, il n’a le pouvoir de prononcer qu’une interdiction d’usage circonscrite à « son » pays.

Lorsque le tribunal des MUE est celui du lieu du domicile du défendeur, il a alors compétence pour prononcer une interdiction d’usage s’étendant à l’ensemble du territoire de l’UE.

L’on oublie cependant parfois – et c’est là que le présent arrêt de la CJUE intervient pour nous remettre cette règle à l’esprit – que cette compétence élargie à l’ensemble de l’UE bénéficie également au tribunal des MUE du lieu du domicile du demandeur en présence d’un demandeur situé dans l’UE et d’un défendeur situé hors de l’UE (articles 97 et 98 du RMUE).

C’est la raison pour laquelle dans cette affaire, la société demanderesse allemande a pu saisir une juridiction allemande et lui demander de prononcer une interdiction d’usage pan-européenne, à l’égard d’une société israélienne (si la défenderesse avait été située dans un pays membre de l’UE, la demanderesse allemande aurait dû saisir le tribunal des MUE du pays de la défenderesse pour obtenir le même résultat). Nous voyons donc qu’il existe des avantages à être une société située dans un pays membre de l’UE.

b. – Sur l’application morcelée de l’interdiction d’usage sur le territoire de l’UE – En décidant que l’appréciation du risque de confusion doit être modulée pays par pays ou zones par zones au sein de l’UE, la CJUE fait à mon sens preuve d’un certain pragmatique, pour tenter de concilier au mieux l’effet unitaire de la MUE avec l’appréciation nécessairement divergente du risque de confusion, pays par pays (ou zone linguistique par zone linguistique), en fonction des ressemblances ou dissemblances intellectuelles entre les signes résultant de la compréhension (ou non) de telle ou telle langue dans tel ou tel pays.

Je comprends bien que certains perçoivent cette décision comme un nouvel accroc au sacro-saint principe du caractère unitaire de la MUE, en soient agacés, et auraient préféré une application, plus simple et un peu manichéenne, du risque de confusion (du type : soit il y a contrefaçon sur l’ensemble du territoire de l’UE, soit il n’y a pas contrefaçon sur l’ensemble du territoire de l’UE).

Il est vrai que cette décision provoque un peu plus le « morcellement » de l’effet et de la protection des MUE, et autorise une appréciation différenciée du risque de confusion selon les pays (mouvement déjà entamé par d’autres décisions, tel que l’arrêt de la CJUE du 3 septembre 2015, Aff. IRON & SMITH Kft c. UNILEVER, C-125/14, commenté ici : http://www.plasseraud-avocat.com/sur-linevitable-morcellement-du-champ-de-protection-des-marques-communautaires-de-renommee-et-le-bonus-de-protection-qui-leur-est-neanmoins-accorde-dans-les-pays-ou-elles-sont-connu/).

Mais en réalité, je ne crois pas que d’autres solutions raisonnables s’offraient à la CJUE.

Décider que l’appréciation du risque de confusion effectuée en Allemagne, à l’aune des connaissances linguistiques du peuple allemand, devait s’appliquer partout ailleurs au sein de l’UE aurait abouti à des solutions à la fois absurdes et injustes : comment justifier que l’on impose une interdiction d’usage du signe litigieux en Irlande du sud, tout en ayant conscience du fait que les irlandais allaient, du fait de leur parfaite maitrise de la langue de Shakespeare, pleinement comprendre les fortes différences intellectuelles entre les deux signes ?

Il semble en effet difficile d’appliquer de manière autoritaire une appréciation unique du risque de confusion sur l’ensemble du territoire de l’UE, alors même que les comparaisons des signes en cause, tant sur le plan intellectuel ou conceptuel que sur le plan phonétique, dépendent très fortement du paramètre linguistique.

En conséquence, ce « morcellement » ou cet « aménagement » de la protection des MUE apparaît comme une solution adaptée à la diversité culturelle et linguistique des différents pays membres de l’UE.

Par ailleurs, la CJUE apparaît considérer que par principe, l’interdiction d’usage est censée s’appliquer automatiquement de la même manière sur l’ensemble du territoire de l’UE, et que ce n’est que par exception que certaines zones peuvent être exclues, parce qu’il aura été considéré qu’il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de leurs habitants. Il existerait ainsi une sorte de « présomption » (simple) de contrefaçon sur l’ensemble du territoire de l’UE, du seul fait de la constatation de l’existence d’un risque de confusion dans un des pays membres. Le mécanisme de cette présomption aurait toutefois mérité des explications complémentaires, car l’on ne voit pas de raisons objectives à favoriser la reconnaissance de la contrefaçon plutôt que celle de non-contrefaçon.