CJUE : pendant les 5 années suivant leur enregistrement, les marques sont pleinement protégées, sans condition d’exploitation


Cour de Justice de l’Union européenne, 21 décembre 2016, Aff Länsförsäkringar AB c/ Matek A/S, C‑654/15

Mots-clés : Contrefaçon de marques – déchéance pour défaut d’exploitation – période d’invulnérabilités ou de grâce pendant les 5 années suivant l’enregistrement d’une marque – protection non subordonnée à une exploitation immédiate et constante des marques

Décision : Dans notre billet précédent, nous vous faisions part de nos craintes relatives à la position adoptée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2016 (http://www.plasseraud-avocat.com/vers-une-exigence-dexploitation-immediate-et-absolument-constante-des-marques-meme-non-soumises-a-obligation-dusage-comme-condition-de-leur-protection-contre-la-contrefacon/).

La Cour parisienne semblait en effet exiger que les marques, même non-soumises à obligation d’usage (parce qu’elles viennent d’être enregistrées ou de cesser d’être exploitées), ne pouvaient bénéficier d’une protection (contre un tiers contrefacteur) qu’à la condition d’avoir être sérieusement exploitées au cours de la période pendant laquelle les actes de contrefaçon avait pris place.

Cette position nous apparaissait critiquable, en ce qu’elle aboutissait notamment à faire fi de l’existence de la période initiale « d’invulnérabilité » (à l’égard du mécanisme de déchéance pour défaut d’exploitation) de 5 ans qui suit immédiatement l’enregistrement d’une marque.

Cela conduisait concrètement à faire peser sur les épaules de tout déposant de marque l’obligation d’exploiter immédiatement celle-ci, sans bénéficier d’une quelconque période de préparation ou de développement discret et / ou progressif de son projet (période au cours de laquelle la marque est pleinement protégé, même en l’absence d’exploitation).

Nous avons finalement été rassurés plus rapidement que nous le pensions.

En effet, par un arrêt du 21 décembre 2016, la CJUE contredit radicalement la position affichée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2016.

A la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour suprême suédoise, la CJUE a dit pour droit que :

« au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services ».

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2016 (affaire Saint Germain) devrait donc logiquement rester isolé.

La CJUE explique sa décision de la façon suivante :

« Il ressort du libellé et de la finalité de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits ni pour une partie ni pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, pour l’ensemble de ces produits et services, sans devoir démontrer un tel usage. »

Il s’ensuit qu’une marque qui vient d’être enregistrée bénéficie (pendant 5 ans) d’un champ de protection qui s’étend à l’intégralité des produits et services couverts, indépendamment de l’activité réellement exercée sur le marché (ou même en l’absence de toute exploitation) par son titulaire :

« Partant, afin de déterminer, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, si les produits ou les services du prétendu contrefacteur présentent une identité ou une similitude avec les produits ou les services couverts par la marque de l’Union européenne en cause, il convient d’apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, l’étendue du droit exclusif conféré en vertu de cette disposition en ayant égard aux produits et aux services, tels que visés par l’enregistrement de la marque, et non pas par rapport à l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période »

En revanche, dès l’expiration de la période de 5 ans, la marque devient soumise à obligation d’usage, et encourt la déchéance (totale ou partielle) à compter de cette date, si elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.

Il est normal que l’absence d’exploitation soit finalement sanctionnée, au-delà de la période de 5 ans, car « il ne serait pas justifié qu’une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque ».

L’équilibre entre, d’une part, le monopole privatif du titulaire d’une marque (qui bénéficie d’une pleine protection de sa marque pendant 5 ans lorsqu’elle vient d’être enregistrée), et d’autre part, la nécessité de ne pas restreindre de manière excessive la concurrence (en prévoyant la déchéance de la marque en cas d’inexploitation pendant 5 ans) est donc correctement maintenu.