Appréciation du risque de confusion en droit des marques : pour l’application du critère de la position distinctive autonome, le terme commun aux deux signes n’a besoin ni d’être renommé, ni d’être dominant


Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2016, Aff ECOLAB USA inC. (États-Unis) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI et KAIROS, PIBD n° 1055

Mots-clés : Droit des marques – appréciation du risque de confusion – 1 terme / 2 termes – critère de la position distinctive autonome (jurisprudence LIFE c/ THOMSON LIFE)

Décision : Une opposition est introduite à l’encontre de la demande de marque française « KAIROS ECOLAB » sur la base de la marque antérieure « ECOLAB » (pour désigner des services identiques ou similaires en classes 41 et 42). L’INPI estime qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause, et rejette l’opposition. Saisie d’un recours en nullité, la Cour d’appel confirme l’appréciation retenue par l’INPI, et rejette le recours. Un pourvoi est formé.

Cette affaire donne l’occasion à la Cour de cassation de nous apporter des précisions concernant l’appréciation du risque de confusion en présence d’une « marque antérieure composée d’un terme (marque A) » contre une « marque postérieure composée de ce même terme avec un autre terme (marque A + B ou B + A) », et les conditions d’application du critère de la position distinctive autonome (issu de l’arrêt de la CJUE Medion AG c/. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbHLIFE / THOMSON LIFE du 6 octobre 2005, C-120/04).

La Cour de cassation commence par dire pour droit que :

« il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, d’une marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (CJUE, 6 octobre 2005, Médion, C-120/0421 ; Perfetti Van Melle/ OHMI, C-353/09, point 36), de sorte que la conservation de cette position distinctive n’est pas nécessairement subordonnée à la renommée de cette marque ».

Pour ensuite censurer, pour violation de l’article L.713-3 du CPI, l’arrêt d’appel ayant écarté tout risque de confusion en retenant que « la seule reprise de la marque verbale antérieure dans le signe contesté, et quand bien même les produits couverts par les signes opposés seraient identiques ou similaires, ne suffit pas à établir un risque de confusion dans la mesure où il n’est pas établi que la marque antérieure jouit d’une renommée particulière qui permettrait au terme Ecolab de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome ». Cette exigence de renommée de la marque antérieure n’est, selon la Cour de cassation, pas conforme à la jurisprudence de la CJUE.

La Cour de cassation énonce également que :

« il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (CJUE, 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12, point 25 ; Becker/Harman International Industries, C-51/0932, points 37 et 38), de sorte que la constatation de l’existence d’un risque de confusion n’est pas subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure ».

Ce qui la conduit à également censurer pour violation de l’article L.713-3 du CPI, l’arrêt d’appel ayant écarté tout risque de confusion, au motif que « l’attention du consommateur sera davantage portée sur le terme Kairos, lequel, composé de la lettre d’attaque K et de la sonorité os, peu communes dans la langue française, fantaisiste pour désigner les produits et services en cause et placé en position d’attaque, présente un caractère distinctif et dominant ».

Commentaires : Cet arrêt important de la Cour de cassation nous enseigne plusieurs choses sur l’appréciation du risque de confusion dans une configuration « marque antérieure composée d’un terme (marque A) » contre une « marque postérieure composée de ce même terme avec un autre terme (marque A + B ou B + A) ». Ces enseignements peuvent être synthétisés comme suit :

  1. Il n’est pas nécessaire que la marque antérieure jouisse d’une renommée particulière pour que s’applique le critère de la position distinctive autonome, il est suffisant que la marque antérieure soit dotée d’un caractère distinctif normal.
  2. La constatation de l’existence d’un risque de confusion n’est pas subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par la marque composée de deux termes soit dominée par le terme correspondant à la marque antérieure.

La combinaison de ces deux règles semble militer en faveur de la reconnaissance pratiquement systématique d’un risque de confusion dans une configuration « marque composée d’un terme » vs « marque composée de deux termes dont l’un est identique à l’autre marque », dès lors que :

  • la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif normal à l’égard des produits ou services couverts (il n’est pas nécessaire qu’elle jouisse d’une renommée particulière) ;
  • la marque antérieure ne se fond pas dans un ensemble indivisible ayant une signification propre (distincte de celle de la marque antérieure) ;
  • il n’est pas nécessaire que la marque postérieure soit dominée par le terme constitué par la marque antérieure.

Se pose la question de savoir s’il est nécessaire que le terme ajouté (à la marque seconde) corresponde à la dénomination sociale de la société (titulaire de la marque seconde) pour que le critère de la position distinctive autonome ait vocation à s’appliquer. Il est permis d’en douter, car l’on voit mal ce qui justifierait une telle distinction, selon que le terme distinctif en question constitue ou non en parallèle la dénomination sociale d’une des sociétés. Une telle circonstance extrinsèque ne semble pas devoir impacter l’appréciation du risque de confusion entre deux marques (le public pertinent pouvant en outre ignorer l’existence de cette dénomination sociale).

Par ailleurs, l’on peut raisonnablement se demander si cela ne ressemble pas un peu à un retour de la contrefaçon par reproduction partielle (avec son côté analytique et automatique assez séduisant du fait de sa facilité d’application)…, dont la méthode d’appréciation globale du risque de confusion (plus compliquée à mettre en œuvre certes, mais plus satisfaisante intellectuellement et juridiquement) était pourtant censée avoir sonné le glas.

Il ne me semble pas certain que c’était là le sens véritable de l’arrêt LIFE / THOMSON LIFE de la CJUE, qui en réalité avait uniquement vocation à faire échec au caractère automatique de la Prägetherorie allemande (laquelle postulait qu’il était suffisant d’adjoindre à une marque antérieure la dénomination sociale d’une autre société pour écarter tout risque de confusion).

Passer d’un écueil (écarter systématiquement tout risque de confusion dès lors qu’un terme distinctif a été ajouté à une marque antérieure) à l’autre (retenir systématiquement un risque de confusion dès lors que la marque antérieure distinctive est conservée au sein de la marque postérieure) ne m’apparaît pas opportun, et risque de conduire à se priver de la méthode d’appréciation globale du risque de confusion, pourtant plus fine et plus souple (mais peut-être moins « prévisible »).

Reste à voir si la cour d’appel de renvoi (à savoir la Cour d’appel de Paris autrement composée) décidera de maintenir le sens de la décision d’opposition (absence de risque de confusion) en adaptant sa motivation pour se conformer à cet arrêt de cassation, ou estimera que l’application des règles dégagées par la Cour de cassation doivent conduire à la conclusion qu’il existe un risque de confusion entre les marques ECOLAB / KAIROS ECOLAB. Plus généralement, il sera intéressant de scruter la façon dont les juges du fond vont mettre en œuvre cette décision de la Cour de cassation, et la portée qui lui sera accordée.